3 Fév 2022
SIMILITUDE DE MARQUES
L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire. Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :
– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».
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– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :
– un usage dans la vie des affaires ;
– sans le consentement du titulaire de la marque ;
– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.
En droit européen, le Tribunal affirme qu’il est nécessaire de rechercher le risque de confusion pour reconnaître une atteinte à la notoriété en présence d’une marque reprenant les éléments d’une marque antérieure notoire et en y ajoutant un élément verbal créant une similitude moyenne entre les signes en conflit.
La similitude des signes ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre les marques. Les éléments plaidant en faveur de l’existence d’un lien entre les marques en conflit sont la similitude entre ces marques et l’intensité de la renommée des marques antérieures. En revanche, d’une part, l’existence de deux publics pertinents distincts et, d’autre part, la nature différente des produits et des services concernés par les marques en conflit, utilisant des canaux de distribution différents, n’étant ni interchangeables ni concurrents, ayant des finalités très différentes et n’appartenant pas non plus à de segments de marché proches, entraînent un degré de proximité très réduit entre ces produits et ces services.
Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.). Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne.
Enfin, le critère de l’usage dans la vie des affaires se trouve désormais consacré dans la norme légale. Au terme de l’arrêt Arsenal, la Cour de justice a énoncé que l’usage de la marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ».
Ne sont donc pas concernés les usages réalisés dans le domaine privé et les usages publics qui ne poursuivent pas d’avantage économique direct ou indirect (par exemple l’usage de la marque dans un but d’information).
I. Comparaison des signes dans leur ensemble
En cas d’absence d’identité, il importe de comparer les signes et de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble.
Le raisonnement est conforme à l’idée selon laquelle, le consommateur moyen n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les marques, il faut se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.
Pour autant, comme la Cour de justice l’a précisé, il est toujours possible pour l’autorité compétente de comparer les signes en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». La solution s’inscrit dans la logique de l’appréciation globale, en ce qu’il revient toujours aux juges de comparer les signes dans leur ensemble, en prenant soin de distinguer, dans les marques constituées de plusieurs composants, d’une part, les éléments négligeables, indifférents et, d’autre part, l’élément dominant.
À défaut d’une telle analyse, la décision se doit d’être censurée par la Cour de cassation.
En outre, la Cour de justice a précisé que la réputation d’une marque antérieure ne devait pas être prise en compte au moment de l’examen de la similitude des signes, mais uniquement dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
II. Détermination du composant dominant
Il peut être malaisé de déterminer le composant dominant d’une marque. S’il apparaît que les juges retiennent le plus souvent que l’élément verbal d’une marque complexe constitue son composant dominant – voire un élément faiblement distinctif (TPICE, 13 déc. 2007, aff. T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387 ; Trib. UE, 28 janv. 2014, aff. T-216/11, Imperia, EU:T:2014:34) ou descriptif pouvant constituer l’élément dominant d’une marque (CJUE, 8 nov. 2016, aff. C-43/15 P, Compressor technology c/ Kompressor, EU:C:2016:837), ce qui a conduit à une surprotection des marques faiblement distinctives (cf. sur la question : J. Monteiro, La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire, Propr. industr. 2009, no 6, étude 12 ; J. Passa, Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l’angle mort du droit des marques, Propr. intell. 2017, no 65, p. 32).
En outre, si la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est pas non plus exclu que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant, c’est-à-dire qu’elle ne perd, dans le signe contesté, ni son individualité ni ses pouvoirs attractifs.
Dans une telle situation, il est également probable que l’impression d’ensemble produite par le signe composé conduise le public à croire que les produits ou services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement.
La solution s’explique par la volonté de la Cour de justice d’éviter qu’une marque antérieure soit usurpée par un tiers en masquant la reproduction de celle-ci par l’adjonction du nom d’une société (comme c’était le cas dans l’affaire Medion précitée) ou d’un quelconque signe renommé.
III. Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble. Pour ce faire, il convient de tenir compte non selon des similitudes entre les signes, mais aussi des différences.
La siilitude visuelle consiste en une similitude dans la construction, pour les marques verbales (cf. : Trib. UE, 13 juin 2012, aff. T-342/10, EU:T:2012:290, Medinette c/ Mesilette – dégré moyen de similitude visuelle ; TPICE, 17 nov. 2005, aff. T-154/03, EU:T:2005:401, Artex c/ Alrex – degré très élevé de similitude visuelle) ou la présentation, pour les marques figuratives (TPICE, 14 déc. 2006, aff. T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397).
La similitude phonétique consiste dans une similitude dans la prononciation des marques en conflit. Il convient alors de tenir compte de l’impression phonétique d’ensemble, influencée par le nombre de syllabes, leur séquence et leur intonation particulière (Trib. UE, 14 janv. 2015, aff. T-195/13, EU:T:2015:6, Camea c/ Balea (similitude phonétique faible).
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Sources :
