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Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

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La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous !

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Aussi, consiste-t-elle généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre  suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.
Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.
Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

  • Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;
  • Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;
  • Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.
Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer« , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.
Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT un certificat numérique unique et inviolable permettant l’authentification d’un fichier numérique comme, par exemple, une image jpeg ou un fichier vidéo. Ce dernier permet de prouver l’authenticité et la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé.

Autrement dit, les NFT permettent de rattacher des contenus numériques quelconques à leurs auteurs présumés.

Bien que pratique, en tant que titre de propriété, un NFT ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Actuellement, force est de constater qu’aucune réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées n’existe. Mais cela n’est pas synonyme de vide juridique, puisque ces dernières n’échappent pas aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Reste à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés. En effet, les NFT permettent l’établissement d’un historique des opérations enregistré dans une blockchain. Ainsi, tout émetteur d’un identifiant numérique pourrait facilement être identifié grâce aux NFT. De ce constat, il s’avère que cet identifiant numérique est une arme à double tranchant qui peut s’avérer efficace notamment pour la lutte contre la contrefaçon.

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

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Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence « Nokia » qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient.
En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque.

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène. Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques.

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne. Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon. Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne. Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux.

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États. S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques. L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 (7) renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

1)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages  causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée , soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.
Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300?000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Récemment, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Désormais, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, l’ARCOM peut établir des « listes noires » précisant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle disposent que les sites internet comprenant des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits sont susceptibles de faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire.

2. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis).

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.
Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite. La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour lire une version de l’article sur la lutte contre les contrefaçon plus complet, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108

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SIMILITUDE DE MARQUES

L’appréciation du risque de confusion suppose la comparaison des signes en conflit, ceux-ci pouvant être identiques, similaires – à un degré faible, moyen ou fort – ou différents.

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L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire. Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :

– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».

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– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public.

Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

– un usage dans la vie des affaires ;

– sans le consentement du titulaire de la marque ;

– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.

L’application de la notion de risque de confusion à la marque de renommée soulève quelques difficultés jurisprudentielles. En droit interne, la Cour de cassation a retenu que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.

En droit européen, le Tribunal affirme qu’il est nécessaire de rechercher le risque de confusion pour reconnaître une atteinte à la notoriété en présence d’une marque reprenant les éléments d’une marque antérieure notoire et en y ajoutant un élément verbal créant une similitude moyenne entre les signes en conflit.

La similitude des signes ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre les marques. Les éléments plaidant en faveur de l’existence d’un lien entre les marques en conflit sont la similitude entre ces marques et l’intensité de la renommée des marques antérieures. En revanche, d’une part, l’existence de deux publics pertinents distincts et, d’autre part, la nature différente des produits et des services concernés par les marques en conflit, utilisant des canaux de distribution différents, n’étant ni interchangeables ni concurrents, ayant des finalités très différentes et n’appartenant pas non plus à de segments de marché proches, entraînent un degré de proximité très réduit entre ces produits et ces services.

Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.). Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne.

Enfin, le critère de l’usage dans la vie des affaires se trouve désormais consacré dans la norme légale. Au terme de l’arrêt Arsenal, la Cour de justice a énoncé que l’usage de la marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ».

Ne sont donc pas concernés les usages réalisés dans le domaine privé et les usages publics qui ne poursuivent pas d’avantage économique direct ou indirect (par exemple l’usage de la marque dans un but d’information).

I. Comparaison des signes dans leur ensemble

Une marque seconde litigieuse est identique à un signe distinctif antérieur dès lors qu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ce signe antérieur ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

En cas d’absence d’identité, il importe de comparer les signes et de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble.

Le raisonnement est conforme à l’idée selon laquelle, le consommateur moyen n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les marques, il faut se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire.

L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.

Pour autant, comme la Cour de justice l’a précisé, il est toujours possible pour l’autorité compétente de comparer les signes en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Ainsi, lors de la comparaison, si les signes en conflit doivent être considérés chacun dans leur ensemble, en évitant de prendre en considération un composant d’une marque complexe pour le comparer avec une autre marque, il n’est cependant pas exclu que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

En conséquence, « il y a lieu de considérer qu’une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (encourt la cassation un arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI qui refusait d’accueillir l’opposition formée par le titulaire de la marque «Brocéliande β» contre l’enregistrement de la marque «Brocéliande authentique», n’a pas recherché si le terme «Brocéliande» ne constituait pas un élément dominant dans l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne.

Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». La solution s’inscrit dans la logique de l’appréciation globale, en ce qu’il revient toujours aux juges de comparer les signes dans leur ensemble, en prenant soin de distinguer, dans les marques constituées de plusieurs composants, d’une part, les éléments négligeables, indifférents et, d’autre part, l’élément dominant.

À défaut d’une telle analyse, la décision se doit d’être censurée par la Cour de cassation.

En outre, la Cour de justice a précisé que la réputation d’une marque antérieure ne devait pas être prise en compte au moment de l’examen de la similitude des signes, mais uniquement dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

II. Détermination du composant dominant

Il peut être malaisé de déterminer le composant dominant d’une marque. S’il apparaît que les juges retiennent le plus souvent que l’élément verbal d’une marque complexe constitue son composant dominant – voire un élément faiblement distinctif (TPICE, 13 déc. 2007, aff. T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387 ; Trib. UE, 28 janv. 2014, aff. T-216/11, Imperia, EU:T:2014:34) ou descriptif pouvant constituer l’élément dominant d’une marque (CJUE, 8 nov. 2016, aff. C-43/15 P, Compressor technology c/ Kompressor, EU:C:2016:837), ce qui a conduit à une surprotection des marques faiblement distinctives (cf. sur la question : J. Monteiro, La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire, Propr. industr. 2009, no 6, étude 12 ; J. Passa, Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l’angle mort du droit des marques, Propr. intell. 2017, no 65, p. 32).

La Cour de justice semble toutefois souhaiter revenir sur cette jurisprudence peu orthodoxe en ayant affirmé, dans arrêt en date du 18 juin 2020, que : « lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion […] n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque ».

En outre, si la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est pas non plus exclu que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant, c’est-à-dire qu’elle ne perd, dans le signe contesté, ni son individualité ni ses pouvoirs attractifs.

Dans une telle situation, il est également probable que l’impression d’ensemble produite par le signe composé conduise le public à croire que les produits ou services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement.

La solution s’explique par la volonté de la Cour de justice d’éviter qu’une marque antérieure soit usurpée par un tiers en masquant la reproduction de celle-ci par l’adjonction du nom d’une société (comme c’était le cas dans l’affaire Medion précitée) ou d’un quelconque signe renommé.

III. Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble. Pour ce faire, il convient de tenir compte non selon des similitudes entre les signes, mais aussi des différences.

La siilitude visuelle consiste en une similitude dans la construction, pour les marques verbales (cf. : Trib. UE, 13 juin 2012, aff. T-342/10, EU:T:2012:290, Medinette c/ Mesilette – dégré moyen de similitude visuelle ; TPICE, 17 nov. 2005, aff. T-154/03, EU:T:2005:401, Artex c/ Alrex – degré très élevé de similitude visuelle) ou la présentation, pour les marques figuratives (TPICE, 14 déc. 2006, aff. T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397).

La similitude phonétique consiste dans une similitude dans la prononciation des marques en conflit. Il convient alors de tenir compte de l’impression phonétique d’ensemble, influencée par le nombre de syllabes, leur séquence et leur intonation particulière (Trib. UE, 14 janv. 2015, aff. T-195/13, EU:T:2015:6, Camea c/ Balea (similitude phonétique faible).

La similitude conceptuelle – ou intellectuelle – implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques ou analogues (L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite.

Les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles et phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la similitude de marque, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034218933?init=true&page=1&query=15-25.225&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023806470?init=true&page=1&query=09-71.990&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426839?init=true&page=1&query=17-31.605&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196613?init=true&page=1&query=17-13.390&searchField=ALL&tab_selection=all

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EB398323E09E17F2A824966C39014009?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2433001

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48154&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2435330

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2436421

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57061&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2437457

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57061&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2439763

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427192?init=true&page=1&query=18-10.075&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026031681?init=true&page=1&query=11-20.132&searchField=ALL&tab_selection=all

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227566&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2442983

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60237&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1634551

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2444879

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030795784?init=true&page=1&query=14-13.011&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035004808?init=true&page=1&query=14-20.310&searchField=ALL&tab_selection=all

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Le positionnement publicitaire

La méthode du référencement payant consiste,  à offrir, moyennant finance, au site référencé une position en tête des résultats d’une recherche sur certains mots-clés prédéfinis. La rémunération se calcule soit par nombre de clic (Pay-Per-Clic), dans le cas du positionnement par enchères, soit par CPM (coût par milles pages vues), dans le cas du positionnement publicitaire par achat du lien.

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Le « Pay for Placement » et son corollaire, le nouveau marché de mots-clés, constituent, sans doute, des techniques de web marketing fort puissantes, qui servent, notamment, des moyens pour accroître la visibilité des sites Internet et augmenter leur notoriété.

Face au succès que la technique du référencement promotionnel est censée avoir auprès des principaux acteurs de la Net économie, il convient d’examiner son niveau de conformité aux règles de droit existantes. Trois séries de questions se posent à l’égard du positionnement publicitaire :

Tout d’abord, l’éventuelle appropriation des mots-clés par les sites les plus riches et l’exclusion, sur certains engins de recherche, des sites moins dépensiers, ne constituent-elles une entorse à la libre concurrence ?

Deuxièmement, la vente des mots clés par les moteurs de recherche est-elle une publicité clandestine ?

Enfin, comment peut-on protéger les titulaires des marques victimes de la pratique de  » position squatting  » ?

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I. Le positionnement publicitaire face aux règles du droit de la concurrence

En vertu de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

Selon l’article 86 du Traité CE  » Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci « . Qu’en est il donc du positionnement publicitaire ?

Le référencement payant et la vente des mots-clés est susceptible d’aboutir à des situations anti-concurrentielles, dans la mesure où l’appropriation des mots-clés par certaines entreprises peut empêcher les acteurs du même secteur d’être visibles sur le Net. Le dernier chapitre du rapport de l’OMPI, relatif à la  » gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle « , évoque ce même problème :

 » Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous l’élément  » Télécom « . Ce sont Symmetricom,Inc , Telecom UK ltd (, TWX Telecommunications gmbh (www.telecom.de), Telecom s.r.l. , Telstra Corporation Ltd. et Swisscom .

Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient l’utilisateur qui saisit le mot clé  » telecom  » qu’au site de Symmetricom, inc., sans rien dire des autres.(…)

En saisissant le mot clé  » golf « , l’utilisateur est dirigé d’une société sise aux États-Unis ( alors que d’autres utilisent le mot golf comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume Uni , une société allemande, une société néerlandaise, une société australienne , etc.

Dans sa décision du 9 juin 2000, le Conseil de la concurrence a considéré, de sa part, que lorsqu’il s’agit d’opérateurs exerçant leur activité sur le même marché, il est difficile de soutenir que chacun d’entre eux détient individuellement une position dominante, sauf s’il s’agissait d’une position dominante collective, ce qui n’était pas allégué. En l’espèce, n’était prouvés ni la position dominante collective ni l’abus, il n’en reste pas moins que ces deux conditions puissent être réunies à l’avenir.

En effet, la position dominante collective pourrait être établie avec la généralisation des accords conclus entre les prestataires de positionnement payant et les outils de recherche, de telle sorte que les résultats des premiers occupent les premières places de toute recherche effectuée.

En France, par exemple, deux spécialistes en la matière, Ouverture et Espotting, ont déjà signé des accords avec, respectivement, AOL et Yahoo! Europe, par lesquels ces portails s’engagent à faire figurer les résultats fournis par les prestataires de positionnement payant partenaires en tête de liste.

Quant à l’abus de position dominante, le Conseil de la concurrence a rejeté l’argument de la société Concurrence en a affirmant que  » la fonction d’annuaire ou moteur de recherche sur Internet ne peut être tenue pour indispensable à la rencontre de la demande émanant du consommateur et l’offre de produits et services vendus sur Internet « .

Ceci signifie, a contrario, que si l’apparition dans la liste des résultats des outils de recherche était nécessaire pour accéder au marché, en exclure un opérateur serait une entrave à la libre concurrence. Or, comme on l’a déjà montré dans une étude antérieure (cf. La responsabilité des outils de recherche), la croissance exponentielle du volume des données mises en ligne rend aujourd’hui nécessaire l’utilisation d’outils de recherche pour pouvoir accéder aux informations ou aux sites s’y trouvant.

Certes, les outils de recherche peuvent choisir librement leur politique commerciale. La vente des mots clés ne paraît illicite face au droit de la concurrence, que si elle est réservée de manière exclusive à un numerus clausus d’opérateurs du marché électronique.

II. Le positionnement payant : quelle protection pour les consommateurs ?

Les moteurs de recherche  » traditionnels  » affichent les résultats d’une requête selon un algorithme qui permet de classer les sites par ordre de pertinence. L’internaute présume, donc, que les sites se trouvant en tête de liste sont ceux qui correspondent mieux à sa demande et c’est pour cette raison qu’il n’ira, très probablement, pas consulter la deuxième page.

Lors d’un positionnement payant, se pose, alors, la question suivante : dans la mesure où la liste retournée à l’internaute suite à sa requête semble objective, n’est-il pas induit en erreur s’il ignore que la présentation des résultats n’est pas seulement gouvernée par la pertinence, mais aussi dirigée par le prestataire de référencement ?

A) L’interdiction de la publicité clandestine ou trompeuse

L’article 2 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuel prévoit que :  » constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services « .

Par ailleurs, la directive  » Commerce Electronique  » du 8 juin 2000 énonce dans son article 2 que constitue une communication commerciale  » toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée  »

Les moteurs de recherche sont des supports de publicité, puisqu’ils font la promotion des biens ou des services en échange d’une rémunération fournie par le site positionné. La jurisprudence, d’ailleurs, retient une conception large de la publicité :  » le critère essentiel de la publicité réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message commercial, qu’elle qu’en soit la forme « .

Le positionnement payant étant une publicité, il doit se conformer aux règles existantes en la matière. Le décret de 1992 précité dispose que  » la publicité clandestine est interdite « . Par ailleurs, la loi de 1986 sur l’audiovisuel énonce dans son article 43 al.2 que  » les messages publicitaires doivent être mentionnés comme tels « . L’article 6a de la Directive  » Commerce Electronique « , enfin, prévoit que  » la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle « .

Par conséquent, les engins de recherche doivent indiquer de manière claire la nature commerciale des liens figurant dans la liste des résultats, afin que l’internaute puisse savoir si un site a payé pour y figurer ou si sa présence sur la liste est le résultat d’une recherche réelle et objective.

Le Code de la consommation interdit de même  » toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur la nature des biens ou services qui font l’objet de la publicité « .

Au délit de publicité clandestine s’ajoutera, donc, celui de publicité trompeuse, lorsque l’annonceur a acheté un ou plusieurs mots clés qui ne correspondent pas à son activité commerciale réelle.

B) L’application de la loi Sapin aux intermédiaires de positionnement payant

La loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin s’applique au support Internet, qu’il s’agisse d’espaces dans les bandeaux, icônes ou liens, dès lors qu’ils passent par l’intermédiaire des serveurs ou vendeurs d’espaces ou bien encore d’agences de publicité.

Le positionnement payant passe par l’intermédiaire d’un tiers, lorsque le responsable du site intéressé s’adresse non pas directement à l’outil de recherche, mais à un prestataire de référencement, qui lui se met en contact avec ce dernier.

Ces prestataires de référencement apparaissent, alors, comme des intermédiaires dans l’achat d’espace publicitaire, ce qui implique l’application de la loi Sapin. Ainsi, un contrat de mandat devra être établi par écrit entre le prestataire de positionnement et le site annonceur.

Il est encore prévu que l’intermédiaire ne pourra percevoir d’autres rémunérations que celles figurant au contrat de mandat, ce qui signifie que le prestataire ne peut être rémunéré que par l’annonceur et non pas par l’outil de recherche.

Il en va, pourtant, autrement, lorsqu’on est en présence d’un contrat de partenariat entre différents outils de recherche ou entre un outil de recherche et un site portail.

Dans ce dernier cas, le contrat n’a pas pour objet l’achat d’espace publicitaire, mais la diffusion des résultats d’un outil de recherche par un autre outil partenaire ou par un site, en échange, bien sûr d’une rémunération. Ainsi, la loi Sapin ne semble pas devoir s’appliquer en l’espèce.

III. Le  » position squatting  » et la protection des marques

Le position squatting est  » le fait de payer pour apparaître dans les premiers résultats, lors d’une recherche sur un mot clé représentant une marque, dont on détient pas les droits « . Selon une étude réalisée récemment par une société de référencement, 60% des entreprises du CAC 40 en sont victimes.

Le titulaire d’une marque peut-il s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent celle-ci en tant que mot-clé pour acheter une position privilégiée sur les résultats des recherches des internautes ? Quels sont les recours dont celui-ci dispose vis à vis tant du squatteur que de l’outil de recherche ?

A) La responsabilité du squatteur

1) L’action en contrefaçon de marque

L’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une interdiction de l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, sans l’autorisation préalable du titulaire de la marque: “1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” (2)

L’achat, auprès d’un outil de recherche, d’une position sur un mot-clé constituant un signe protégé peut-il être considéré comme un usage de marque au sens de l’article 713-2 du CPI, même si, comme c’est le cas très souvent, le signe en cause n’est pas visiblement utilisé ?

La réponse semble être positive, compte tenu, notamment, de la jurisprudence relative à la protection des marques face à leur reproduction en tant que méta-tags dans le code source d’un site. Celle-ci considère, en effet, que l’insertion par un tiers d’un signe distinctif déposé à titre de marque dans les balises méta d’une page web peut être qualifiée de contrefaçon.

Cette solution a été confirmée récemment dans une affaire opposant deux sociétés concurrentes dans le commerce des orgues de barbarie. En l’espèce, le TGI de Paris a considéré que  » la reproduction sans autorisation par une société de la marque d’en de ses concurrents sur la page source de son site Internet était constitutive de contrefaçon et d’atteint au nom commercial de la société concurrente « .

Dans le cas du position squatting l’effet escompté est identique : faire apparaître son site dans les résultats des recherches sur les mots-clés choisis.

Le fondement  de la contrefaçon a, d’ailleurs, été utilisé de manière reconventionnelle dans une affaire opposant aux Etats-Unis deux sociétés titulaires de la marque Nissan ( Nissan motor co., ltd et Nissan computer corporation), dont l’une se plaignait du fait que l’autre apparaissait avant elle dans les résultats des recherches sur le mot-clé  » Nissan  » et  » Nissan.com « . Le tribunal américain a, pourtant, rejeté la demande.

Qu’en est-il, pourtant, si l’acheteur du mot-clé, protégé à titre de marque, est en droit d’utiliser cette dernière pour annoncer la vente des produits qu’il a acquis licitement ?

En effet, rien ne s’oppose a priori à ce qu’un vendeur membre d’un réseau de distribution utilise la marque comme élément de référencement de son site. La jurisprudence reconnaît au distributeur des produits authentiques le droit d’utilisation de la marque pour la publicité de ses produits.

La CJCE a été amené à la même conclusion par le biais de la règle de l’épuisement des droits. Dans l’affaire opposant la société BMW à un garagiste indépendant, la CJCE a, par ailleurs, jugé que le titulaire d’une marque ne pouvait  » interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien des produits de cette marque…  » .

Selon cette décision, la liberté du revendeur d’utiliser la marque dans la promotion a une limite, lorsque la marque est utilisée d’une  » manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et notamment l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution et qu’il existe une relation spéciale entre eux « .

En revanche, dans l’affaire Citycom c. Chanel, la Cour d’appel de Paris a condamné pour contrefaçon de marque un distributeur parallèle qui revendait des produits Channel en ligne, au motif qu’il avait utilisé la marque dans le code source de son site. Elle a souligné que  » ce code permettait aux internautes, par le biais des annuaires et des moteurs de recherche d’accéder directement au site susceptible de les intéresser par la simple opposition de la marque comme mot-clé « .

Le titulaire de la marque victime de position squatting pourra, donc, intenter une action pénale en contrefaçon et se porter partie civile, devant le tribunal correctionnel. Il peut également intenter une action en référé spécifique au droit des marques sur la base de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin que le juge ordonne au contrefaçeur de ne plus utiliser la marque en tant que mot-clé pour occuper une position privilégiée dans les résultats des outils de recherche.

2) L’action en concurrence déloyale

Selon le principe de spécialité, le titulaire de la marque ne peut empêcher l’usage de celle-ci pour désigner des produits et services différents de ceux visés dans l’enregistrement. Ainsi, lorsque le site positionné n’est pas concurrent du titulaire de la marque, ce dernier ne peut pas intenter une action en contrefaçon de marque.

Cependant, le titulaire de la marque victime de position squatting peut toujours intenter une action en concurrence déloyale contre le squatteur, si celui-ci ne cherche qu’à  » profiter du travail d’autrui sans bourse délier  » et notamment lorsque les mots-clés réservés n’ont aucun rapport avec l’activité commerciale de ce dernier.

Pour cela il faut établir qu’il y une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute résultant du comportement déloyal, le préjudice consistera en la perte de clientèle, l’atteinte à l’image ou à la valeur de la marque.

Il en va autrement, lorsque la marque squattée est notoire et que le squatteur cherche à profiter du renommé de celle-ci pour augmenter sa visibilité. Selon l’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière« .

L’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ne constitue pas une contrefaçon, mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identique à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;

3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. »

B) La responsabilité de l’outil de recherche

L’outil de recherche qui vend des mots-clés peut-il voir sa responsabilité engagée au même titre que le squatteur ?

La responsabilité des fournisseurs des outils de recherche n’est traitée ni dans la Directive Commerce Electronique 200/31/CE ni dans la loi du 1 août 2000 concernant les intermédiaires de l’Internet. Toutefois, le législateur européen a chargé la Commission de présenter un rapport, avant le 17 juillet 2003, sur la nécessité de présenter des propositions relatives à la responsabilité des  » services de moteurs de recherche « .

La directive  » commerce électronique  » précitée, ne retient la responsabilité du prestataire d’hébergement que s’il est prouvé que celui-ci a eu connaissance de l’activité illicite et n’a rien entrepris pour la faire cesser.

Dans une étude antérieure, on a proposé de faire le même raisonnement pour les outils de recherche. En effet, étant donné le rôle joué par ceux-ci dans la société de l’information, leur responsabilité ne peut être plus étendue que celle des fournisseurs d’accès et d’hébergement. Ainsi, le TGI de Paris n’a pas retenu la responsabilité du moteur de recherche Alta Vista, car il avait retiré le site qui portait atteinte aux droits de la personnalité de M. Délanoe dès qu’il en avait eu connaissance.

Doit-on mener le même raisonnement à propos des outils qui propose un service de positionnement payant ? La réponse semble être plutôt négative, compte tenu du fait que, dans ce cas précis, l’outil de recherche se présente non pas comme un prestataire technique, mais en tant que support de publicité qui vend son espace.

En droit civil, le fournisseur du positionnement payant peut être tenu responsable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si en connaissance de cause il a vendu des mots-clés déposés à titre de marques.

En droit pénal, l’outil de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée, soit comme auteur direct d’une infraction, soit, plus probablement, comme complice, sur le fondement de l’article 121-7 du Code pénal, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission de l’infraction.

C) La responsabilité civile délictuelle du prestataire de positionnement payant

Le droit commun de la responsabilité est fondée sur la notion de faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Ainsi, le fournisseur d’un outil de recherche peut être tenu responsable civilement des dommages causés, du fait de la vente d’un mot-clé, à une tierce personne. Dans ce cas, cette dernière devra prouver la réalité du dommage subi, la faute du fournisseur de l’outil de recherche et un lien de causalité entre les deux.

Or, la faute de l’outil de recherche sera, le plus souvent, difficile à démontrer. Certes, dans le cas où la marque serait notoire, la responsabilité de l’outil pourrait être engagée en raison de sa connaissance du signe squatté. Quid, pourtant, s’il s’agit d’une marque non connue ?

La jurisprudence, quant à elle, se montre hésitante. En effet, si le moteur de recherche Excite a été condamné en Allemagne pour avoir vendu à la société Fragrance Counter des mots-clés déposés à titre de marques par la société Estée Lauder, sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal américain, dans l’affaire Playboy, au motif que  » Playboy  » était devenu un terme générique sur Internet. Actuellement est en cours aux Etats-Unis une nouvelle affaire, opposant la société Mark Nutitionals Incorporation, titulaire de la marque Body Solutions à quatre outils de recherche (AltaVista, FindWhat, Kanoodle et Overture), qui, eux, risquent de voir leur responsabilité engagée pour avoir vendu la marque en cause à des concurrents de la société demanderesse.

Certains auteurs envisagent, même, la possibilité d’engager la responsabilité pour risque des moteurs de recherche, afin de permettre au titulaire d’une marque victime de position squatting de réparer le préjudice subi du fait de l’utilisation de celle-ci, à titre de mot-clé, dans les moteurs de recherche par une tierce personne.

Toutefois, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Google le statut d’hébergeur pour son service Adwords (désormais Google Ads) tel que prévu par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance pour l’économie numérique (LCEN).

Elle a affirmé que Google n’a qu’un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». En effet, selon les juges, la responsabilité de Google ne peut pas être engagée puisqu’il n’a pas un rôle actif dans la sélection des mots-clés par les annonceurs.

D) La responsabilité pénale du prestataire de positionnement payant

En matière pénale, l’outil de recherche, s’il ne peut pas être considéré comme auteur de contrefaçon de marque, il peut être condamné pour complicité, s’il a facilité la commission du délit, en vendant, en connaissance de cause, à un tiers non-titulaire un mot-clé protégé par le droit des marques. Il en va de même s’il a été prévenu par le titulaire de la marque de la contrefaçon et, malgré cela, il n’a pas enlevé le positionnement en cause.

En conclusion,

on s’aperçoit que la technique du positionnement payant et de la vente des mots clés est loin d’être à l’abri des procédures judiciaires : abus de position dominante de la part des outils de recherche, publicité clandestine et/ou trompeuse, contrefaçon de marque et parasitisme sont des allégations qui, une fois invoquées, constituent une véritable menace pour les engins de recherche. De plus, intenter une action contre ceux derniers pour acquérir réparation du préjudice subi présente un avantage, lorsque l’acheteur du positionnement se prouve insolvable. Tout cela rend nécessaire d’effectuer un contrôle a priori sur les mots-clés en vente et sur la qualité des futurs acheteurs, afin d’assurer que ceux-ci sont en droit d’utiliser la marque qui se cache souvent derrière les mots-clés choisis.

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QUEL EST LE COÛT DE LA PROTECTION DES CRÉATIONS ?

La création est intrinsèque à l’homme. Celle-ci génère naturellement un désir de reconnaissance en tant que créateur ainsi qu’une volonté de protéger sa création afin qu’elle ne soit pas volée ou copiée par une autre personne. 

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C’est la raison pour laquelle différents moyens de protection des créations existent ainsi que différents organismes de protection des créations. Ces organismes peuvent être nationaux, communautaires, mais aussi internationaux. Peu importe leur champ d’action, ces organismes ont un seul et même but : la protection des créations. Cette protection des créations est  » naturelle  » quand il s’agit de droit d’auteur.

S’agissant des brevets, cette protection est plus forte et accrue, car ceux-ci représentent de gros enjeux économiques. C’est aussi le cas pour les marques, dessins et modèles. Néanmoins, cette protection des créations a un coût que nous ne pouvons pas tous supporter et qui peut décourager.

Aujourd’hui, les auteurs, les inventeurs, les dessinateurs ont le droit d’être protégés pour leur création. Mais quel est le coût réel de la protection des créations aujourd’hui ?

Contrairement à la protection par le droit d’auteur qui ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable, ces créations « industrielles » doivent faire l’objet d’un dépôt auprès de différents organismes pour être protégées par la loi.

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Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. Il est donc indispensable de se renseigner au préalable pour déterminer si le coût des démarches n’est pas disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de faire un état des lieux du coût de la protection en matière de créations « industrielles » (1) puis ensuite d’apprécier au cas par cas afin de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection (2).

I. Le coût de la protection : état des lieux

A) Le brevet

1) Le brevet français

Si le brevet, la marque ou le dessin sont déposés auprès de l’organisme compétent en la matière : par exemple, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) pour la France, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit une protection spécifique. La création est protégée dans le pays où elle a été déposée.

Le dépôt peut s’effectuer au niveau local, communautaire ou international. Le brevet à l’invention est protégé par la loi si elle remplit les 3 critères prévus aux articles L611-10 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • La nouveauté : elle ne doit jamais avoir été divulguée,
  • L’activité inventive : elle ne doit pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique,
  • L’application industrielle : elle est susceptible d’intéresser l’industrie.

Afin qu’elle soit protégée, l’invention doit être déposée afin d’obtenir un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire et à ses héritiers ou cessionnaires un monopole d’exploitation sur le territoire où le dépôt s’effectue.

En effet, l’article L611-1 du CPI précise, que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ».

Le propriétaire du brevet sera alors en mesure de défendre son invention, de faire valoir ses droits sur son invention et d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale si son invention est exploitée sans son consentement. Le brevet protège l’invention pendant 20 ans (article L611-2 du CPI).

2) Le brevet européen

L’Office européen des Brevets (OEB) délivre ces brevets dans les pays européens choisis par le demandeur, selon une démarche administrative simplifiée (un seul dépôt dans une seule langue: allemand, anglais ou français) et à coût réduit.

Cependant, les traductions dans les langues des pays choisis peuvent coûter cher. Pour éviter ces frais, le 2 juillet 2001, le gouvernement français a signé le protocole de Londres, relatif au régime linguistique du brevet européen.

Grâce à cet accord, la traduction des brevets dans 12 langues, pour qu’il soit reconnu dans tous les pays membres de l’OEB, ne sera plus obligatoire. Le coût de la protection d’un brevet européen est plus élevé que pour le dépôt d’un brevet français.

Le coût très variable. Il faut noter que ce brevet unique européen a les mêmes effets qu’un brevet national dans les 28 États contractants.

3) Le brevet international

La demande internationale de brevet (c’est-à-dire la Patent Cooperation Treaty ou PCT) se fait auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Il est possible de déposer, par une seule démarche, de déposer une demande de brevet dans environ 123 pays.

Ces brevets PCT et européen peuvent être déposés à l’INPI et dans ses délégations régionales.

B) La marque

La marque de produits ou de services désigne « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». (Article L711-1 du CPI).

L’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite Loi PACTE, le 11 décembre 2019,complétée par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a concrétisé la suppression de l’exigence d’une représentation graphique de la marque. Il est possible dès lors d’enregistrer de nouvelles formes de marques telles que la marque sonore sous format MP3, la marque de mouvement et la marque multimédia sous format MP4. (1)

Afin qu’elle soit valide, la marque doit être licite (signe conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs), distinctive (permets de différencier les produits et services) et disponible (ne pas être déjà utilisée). La propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement.

Elle sera protégée à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de 10 ans renouvelable (article L712-1 du CPI).

1) La marque française

Le montant de redevance remonte à 190 euros pour un dépôt en ligne pour une classe et de 250 euros pour un dépôt papier.

La redevance est majorée de 40 euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaire. Si le déposant de la marque revendique une priorité, c’est-à-dire qu’il désire bénéficier de la date d’un ou plusieurs dépôts effectués moins de six mois auparavant dans un pays étranger qui accorde les mêmes droits aux dépôts des marques françaises ou qui est membre de la Convention d’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du Commerce, la redevance est de 22 euros.

2) La marque communautaire

Le paiement s’effectue auprès de l’EUIPO situé à Alicante en Espagne.

Il est indispensable de s’acquitter de 850 euros de taxe de dépôt de demande de marque communautaire pour une première classe puis majorée de 50 euros pour seconde classe. Il faut ajouter 150 euros en plus pour chaque classe supplémentaire à partir de trois classes. Puis la taxe d’enregistrement est de 1800 euros et 1500 euros pour un dépôt électronique. (2)

3) La marque internationale

La taxe payable auprès de l’OMPI est très variable tout dépend du nombre de pays choisis. Le site de l’OMPI met en place un calculateur de taxes sur son site (www.wipo.int).

Le dessin ou modèle industriel Pour se prévaloir des dispositions prévues au Livre 5 « Les dessins et modèles » du Code de la Propriété intellectuelle (article L511-1 et suivants), le dépôt du dessin est obligatoire.

L’article L511-1 du CPI ne définit pas les notions de dessins et modèles.

Mais la définition de Monsieur Roubier couramment admise est « le dessin est toute disposition de trait ou de couleur, représentant des images ayant un sens déterminé » ; le modèle s’entend de « toute forme plastique, toute maquette, tout modèle en cire, plâtre, en terre glaise, toute œuvre de sculpture académique ou d’ornement, etc. »

En effet, le dessin est une figure à deux dimensions, et le modèle une figure à trois dimensions. L’article L511-9 du CPI dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.

Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause ».

L’auteur de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou du greffe d’un tribunal sera présumé comme étant le bénéficiaire de cette protection. à

C) Le dessin

L’enregistrement d’un dessin ou modèle permet une protection d’une durée de 5 ans renouvelable par période de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans (article L513-1 du CPI). Le dessin « français » La déclaration de dépôt pour une durée de protection de 5 ans est de 38 euros. Il faut rajouter 22 euros par reproduction noir et blanc et 45 euros par reproduction couleur. La première prorogation pour 5 années supplémentaires est de 50 euros par dépôt.

1) Le dessin « européen »

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indique que la taxe d’enregistrement est de 350 euros. Le dessin ou modèle sera protégé dans les 25 pays de l’Union européenne.

2) Le dessin « international »

La protection d’un dessin ou modèle international est défini par l’Arrangement de La Haye. Le titre délivré équivaut à une protection nationale répondant aux critères nationaux de chacun des États. Le coût est de 273 euros auxquels s’ajoutent 29 euros par État.

Le coût de la protection : une appréciation au cas par cas pour chaque création Déterminer le pour et le contre Vouloir déposer et donc protéger sa création « industrielle » n’est pas un acte qui doit être pris à la légère. Le coût est important : il n’est pas accessible à tous et nécessite d’avoir des fonds pour financer cet investissement.

Il est indéniable qu’un capital non négligeable est nécessaire si une personne veut protéger et défendre sa création. Une certaine sélection par l’argent est donc effectuée. Même si des réductions des redevances sont prévues lorsqu’une personne n’est pas imposable, le coût de la protection reste élevé. Avant de déposer un brevet, il faut étudier ses avantages et inconvénients au regard des besoins spécifiques de l’entreprise.

L’avantage principal est de pouvoir bénéficier d’une protection juridique pour l’exploitation exclusive du brevet sur le territoire. L’inconvénient est que l’invention brevetée est divulguée. Il n’y a plus de secret. Une personne pourra alors l’utiliser dans le pays où l’invention n’est pas brevetée.

Il est recommandé de déposer un brevet international pour son invention afin d’éviter toute utilisation. En l’absence de brevet, il est, par contre, très difficile de se défendre en cas de copie par un concurrent, car le brevet crée le droit à la protection, qui lui-même met à disposition les instruments juridiques de la protection.

Il ne faut pas oublier que la défense d’un brevet coûte très cher et les entreprises mal intentionnées comptent ce coût prohibitif pour empêcher l’inventeur de faire valoir ses droits. Il en est de même pour les dessins et les marques.

Le dépôt et la protection par le droit sont coûteux et un dépôt international est recommandé pour éviter toute contrefaçon. Cette protection se révèle indispensable si l’on désire limiter tout agissement illicite par des tiers désireux de profiter de la marque ou du dessin célèbres pour faire des profits. Il est difficile de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné à la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de peser le pour et le contre avant tout dépôt : le coût du dépôt en vaut-il la peine ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel dépôt ? Etc. Au moment du dépôt, une invention peut avoir un fort potentiel qui ne se développera que plus tard.

De même, une société peut être nouvelle et ne pas avoir encore le succès escompté ; sa marque ne prendra alors de la valoir et n’intéressera les tiers mal intentionnés que bien des années plus tard. La valeur de l’objet de la protection peut donc être minime le jour du dépôt par rapport au coût des démarches, mais se révéler un investissement sur le long terme, en prévision du succès futur.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que cette protection coûteuse est surtout limitée dans le temps : le brevet sera protégeable pendant 20 ans, le dessin pendant 25 maximum. Seule la marque pourra être renouvelée tous les dix ans indéfiniment.

D) Opter pour une autre protection

Si le créateur se rend compte que le coût des démarches liées au dépôt de sa création est disproportionné par rapport à la valeur de l’objet de la protection, il peut décider d’y renoncer.

Malgré l’absence d’un dépôt, sa création ne sera pas pour autant dépourvue de toute protection. Cette dernière sera certes moindre que celle occasionnée par l’enregistrement de la création, mais elle n’est pas négligeable. Une invention peut être protégée par un certificat d’utilité. La protection est moins longue que celle par le brevet : 6 ans au lieu de 20 ans.

Mais le coût est également moins important. De même, il est parfois plus intéressant de garder son invention secrète pour éviter qu’elle ne soit utilisée par des tiers.

Un savoir-faire non divulgué va permettre de limiter les reproductions à l’identique. Il sera plus difficile de copier ce savoir-faire s’il n’est pas breveté et donc non disponible aux tiers. Les dessins, à défaut d’être enregistrés et de bénéficier du livre 5 du CPI, peuvent être protégés par le droit d’auteur prévu à l’article L111-1 et suivants du CPI.

Dès sa création, le dessin bénéficie de la protection par le droit d’auteur . Cette protection ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable et n’entraîne aucun coût financier.

La marque, quant à elle, peut être également protégée par le droit d’auteur, notamment si elle s’accompagne d’un slogan ou d’un dessin.

Cela étant, il convient de noter que les marques notoires sont des marques qui ne sont pas déposées, mais qui bénéficient d’une protection non négligeable par le CPI. Il ne faut pas oublier que toutes ces créations peuvent être déposées dans une enveloppe Soleau. Ce dépôt constituera une preuve de paternité et d’antériorité en cas de conflits avec un tiers.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le coût de la protection d’une création cliquez

Sources 

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