dépôt de marque

19 Mai 2021

Dépôt d’une marque en France

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l’appropriation. Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l’origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

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Pour qu’un signe soit qualifié de marque, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme. Tout d’abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu’il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure.

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Nous allons voir comment il est possible d’acquérir une marque, ce qu’est l’opposition à l’enregistrement d’une marque et comment s’effectue la transmission d’une marque.

I – L’acquisition d’une marque par l’enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l’enregistrement comme système unique d’acquisition du droit sur une marque. En effet, l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : » La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. » Le droit sur une marque s’acquiert donc par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le dossier de dépôt comprend notamment la demande d’enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L’enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d’agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation. Ainsi, lorsqu’un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Dans le cadre du référencement sur internet, l’utilisation d’une marque concurrente pour le référencement de son site crée un risque de confusion sur l’origine des produits, et est donc constitutive de contrefaçon. Une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a reconnu la contrefaçon d’une marque enregistrée, quand cette marque a été réservée par une autre société proposant des services identiques. La Cour a considéré que cette utilisation de la marque en tant que mot clé crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à la provenance des services.

Une fois la demande d’enregistrement effectuée, l’INPI l’examine et un délai s’ouvre pour permettre l’ouverture d’une procédure d’opposition, si le titulaire d’une marque antérieure se manifeste.

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

La Directive du 11 décembre 2019 est venue modifier la procédure d’opposition à une marque, pour toutes les marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). À compter de ce dépôt, s’ouvre une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il y a alors une phase contradictoire où le déposant et l’opposant pourront partager leurs observations, jusqu’à trois fois, dans un délai d’un à deux mois entre chaque nouvelle observation. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires de tous droits antérieurs, en effet la directive a élargi les bénéficiaires du droit d’opposition. Là où ce droit n’était ouvert auparavant qu’aux propriétaires de marques bénéficiant d’un droit de priorité, au propriétaire d’une marque notoire ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Ce dernier doit fournir la preuve de son droit antérieur et exposer les motifs qui l’amènent à penser que l’opposition est justifiée. Si l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque est rejetée. Sinon, l’enregistrement de la nouvelle marque est admis et l’acquisition du droit validée. L’INPI dispose d’un délai de 3 mois après la fin de la phase contradictoire, pour rendre sa décision.

L’objectif de cette procédure d’opposition est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon, action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Un arrêt du 15 février 2018 précise également qu’en cas de fusion-absorption d’une société, il doit y avoir une demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques auprès de l’INPI.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

La cession des droits attachés à une marque peut se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

Pour lire l’article sur le dépôt de marque en version plus complète, cliquez ici

Sources :
– http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions
– Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI – octobre 2006
– https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html
– https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1
– https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque
– https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.ht
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051
– Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031891662
– Cour d’appel de de Douai, 15 février 2018, n° 17/04714

Par Murielle Cahen • internet-et-droit • • Tags: concurrence déloyale, contrefaçon, dépôt de marque, droit des marque, marque, nom de domaine

18 Sep 2018

Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

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Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

Pour lire un article plus complet sur l’avocat et la contrefaçon, cliquez sur le mot contrefaçon.

SOURCES :

Par Murielle Cahen • internet-et-droit • • Tags: action en contrefaçon;, action en déchéance de marque, avocat, concurrence, contrefaçon, dépôt de marque, dessein, modèles, propriété intellectuelle

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Murielle Cahen Cabinet d’avocats Paris