propriété intellectuelle

Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.

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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

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Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Contrats de propriété intellectuelle : comment les utiliser ?

Il n’existe pas de définition conceptuelle de la propriété intellectuelle en droit positif. Le Code qui y est consacré ne fait qu’énumérer les éléments qui la composent. On pourrait être tenté de dire que la caractéristique principale de la propriété intellectuelle est qu’elle a pour objet la pensée, les choses de l’esprit, de l’intelligence.

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Pourtant, il est des propriétés intellectuelles qui ne sont pas issues du travail intellectuel. L’exemple le plus saisissant est celui de l’appellation d’origine, mais il est également des marques ou des noms commerciaux, pour lesquels la part de créativité est réduite. La grande diversité des droits concernés et l’existence de nombreux concepts voisins expliquent donc l’imprécision du langage juridique en la matière.

Malgré tout, quelques principes communs aux droits de propriété intellectuelle peuvent être dégagés. Cette branche du droit ne protège pas les idées qui sont de libre parcours, mais leur forme d’expression que l’on nomme création. Cette création se détache du support matériel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, l’acquéreur du support n’est investi que des prérogatives que l’auteur ou l’inventeur ont entendu lui accorder, ces derniers conservant des droits quand bien même l’objet matériel a été cédé.

En outre, la plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle : licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc.

Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d’ouvrage, c’est-à-dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle.

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Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats : cession, licence, communication de savoir-faire…. Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral.

Dans un arrêt en date du 7 avril 2023 (TJ Paris, 3e ch., 7 avr. 2023, no 20/00009), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que l’écrit n’était pas requis pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’édition : celle-ci peut être rapportée par un simple aveu de l’auteur. (5)

I. Différents types de contrat

Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle (A) ou selon qu’elle est collective (B).

A) La gestion individuelle de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle.

  • En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle:

Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média (vidéo, musique, etc.), formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accès à la propriété intellectuelle telle qu’elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant.

Ces licences sont appelées « licences dynamiques » ou « droits d’accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriété intellectuelle « figée », tel qu’il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées « licences statiques » ou « droits d’utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée.

Conditions à remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiée de licence dynamique :

  1. Le contrat prévoit, ou bien le client s’attend raisonnablement (sur la base des pratiques établies de l’entité), à ce que l’entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ;
  2. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l’entité et visées au point a. ci-avant ;
  3. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance.

Si au moins l’un des trois critères d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier.

Dans un arrêt en date du 6 mars 2024, (Cass. com., 6 mars 2024, no 22-23657)  la chambre commerciale a précisé que lorsque la copie d’un logiciel est mise à disposition via téléchargement et qu’un contrat de licence d’utilisation est conclu afin de rendre cette copie utilisable de façon permanente par le client, cela implique le transfert du droit de propriété de cette copie. (6)

  • En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle:

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle (le cédant) transfert le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent.

Dans un arrêt en date du 8 février 2022 (TJ Paris, 3e ch., 8 févr. 2022, no 19/14142), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la cession de droits de propriété intellectuelle réalisée sans contrepartie onéreuse constitue une donation portant sur des droits incorporels. (7)

Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinéa1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours.

En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d’acquérir à titre onéreux.

Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations à la charge des parties.

B) La gestion collective

Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas : la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l’effet des conditions de création d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l’effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets… La copropriété peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d’une application du droit commun des biens.(1)

Le législateur encourage les copropriétaires d’un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l’ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc.

En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière.

Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d’une ou des inventions ou innovations.

 C) Insertion des clauses

Le bénéficiaire de la cession doit ainsi être particulièrement vigilant lors de la rédaction de la clause de cession, car tout usage ultérieur qui serait fait du logiciel en dehors des droits expressément énumérés pourrait être constitutif d’actes de contrefaçon.

Inversement, s’agissant des droits conservés par le prestataire, il est tout autant prudent de bien clarifier l’étendue des prérogatives qui lui restent dévolues : peut-il, par exemple, « commercialiser » auprès d’un tiers le logiciel développé, ou simplement « redévelopper » à partir de ce logiciel un nouveau produit qu’il sera libre de commercialiser ?

Dans un arrêt en date du 27 avril 2023, (CJUE, 27 avr. 2023, no C-686/21), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la question de savoir si une décision unanime ou majoritaire des copropriétaires est requise pour l’octroi ou la résiliation d’une licence d’utilisation d’une marque nationale ou de l’Union européenne relève du droit national applicable. (8)

Il y aura donc autant de clauses de propriété intellectuelle qu’il peut y avoir d’accord entre les parties concernant l’exploitation des droits de propriété intellectuelle.

II. Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon

A) Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

Droits d’auteur et droits voisins (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s.), l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous (Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1) ;

Logiciels (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (L. n° 2009-669, 12 juin 2009) ;

Brevets d’invention (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.). L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 (Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 : JO, 10 mai), entrera en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L’ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle : ainsi l’article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d’engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l’information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d’un brevet ne pourra pas être contestée au cours d’une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action en contrefaçon (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8) ;

Dessins et modèles (Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;( Marques de fabrique (Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.).

Le 31 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 31 janv. 2023, no 20/01139) que le défaut d’inscription au registre des marques du contrat de licence dont bénéficie le licencié l’empêche d’agir en contrefaçon. (9)

B) Sanction des droits de propriété intellectuelle

La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile devant le juge pénal. Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal.

Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ;

Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises.(4)

Le 22 mars 2023, la chambre commerciale (Cass. com., 22 mars 2023, no 21-21467) a rappelé que la procédure non contradictoire en saisie contrefaçon est ouverte au titulaire d’une marque, quand bien même une instance est en cours et indépendamment donc de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information. (10)

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SOURCES :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 10-30.034 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023226014/
  2. Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, 10-24.282 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380161/
  3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.585 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606797/
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-87.858 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032382043/
  5. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 7 avril 2023, no20/00009 https://justice.pappers.fr/decision/44f5874788d8dc8816987cf1803051657f2128af
  6. Cour de cassation, chambre commerciale., 6 mars 2024, no22-23657, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261474?init=true&page=1&query=22-23.657&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 8 févier. 2022, no19/14142 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2022/U6278FB27CC176D9D719C
  8. CJUE, 27 Avril. 2023, noC-686/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272970&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23056519
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 31 janv. 2023, no20/01139 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_BORDEAUX_2023-01-31_2001139
  10. Cour de cassation, chambre commerciale., 22 mars 2023, no21-21467 https://www.courdecassation.fr/decision/641aaaa00c73d704f5348260

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LA CONTREFAÇON DE BREVET EN FRANCE

Le brevet est une branche primordiale de la propriété intellectuelle, qui est protégé depuis de nombreuses années par le droit français. C’est un droit qui permet à l’inventeur de voir sa création protégée et de bénéficier d’un monopole d’exploitation pour une durée de 20 ans. Le droit français punit la contrefaçon de brevet.

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Le brevet fait partie des branches de la propriété intellectuelle qui permet la protection d’une innovation technique et garantit à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans. Un droit exclusif d’exploitation est conféré à son titulaire grâce au brevet.

Un titre de propriété industrielle peut être conféré au déposant grâce au droit des brevets. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) rappelle que ce droit garantit au déposant « le droit de jouir de l’invention et d’interdire ou d’autoriser son exploitation par d’autres personnes ».

De ce fait, la contrefaçon de brevets est définie telle que l’atteinte portée aux droits du breveté. En effet, l’article L. 615-1 du Code propriété intellectuelle (CPI) dispose que : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ». En principe, si un tiers qui n’a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de manière directe ou indirecte l’invention telle que définie par une des revendications du brevet, il y a contrefaçon.

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En France, le tribunal judiciaire est la juridiction compétente en matière de contrefaçon de brevet et décide également de la validité des brevets.

Par ailleurs, il faut qu’il existe un brevet français ou européen en vigueur et que les actes constitutifs de contrefaçon soient réalisés en France, afin que la contrefaçon soit caractérisée en France.

La contrefaçon de brevet est donc jugée par rapport au droit de l’État dans lequel le brevet produit ses effets et où une contrefaçon a été commise. Le breveté peut-il efficacement se défendre contre la contrefaçon ? Oui, grâce à l’action en contrefaçon de brevet (1), qui regorge de quelques subtilités (2).

 

I. L’action en contrefaçon de brevet

Les actes constitutifs de contrefaçon (A) sont réprimés en France par le tribunal judiciaire (B).

A) Les actes constitutifs de contrefaçon

L’article L 613-3 du CPI liste les différents actes constitutifs de contrefaçon.

Les actes de contrefaçon directe, énoncés dans cet article, sont l’importation, la fabrication de produits, l’offre de produits brevetés en France, la mise dans le commerce ainsi que l’utilisation de tels produits.

De plus, il en est de même pour l’utilisation d’un procédé breveté et pour l’offre d’un tel procédé, en connaissance de cause à des tiers.

A l’opposé, les actes de contrefaçon indirecte sont la livraison ou l’offre de livraison, en France, à des tiers non autorisés, de moyens en vue de réaliser ou obtenir l’invention brevetée, lorsque ces moyens spécifiques se rapportent à un élément essentiel de l’invention et qu’il est flagrant qu’ils permettent de réaliser ou obtenir l’invention. La preuve de la connaissance de l’acte délictuel doit ici être rapportée.

Le délit de fabrication est la réalisation matérielle d’un objet.

La fabrication peut concerner l’objet même du brevet quand le brevet contrefait est un brevet de produit, ou l’objet dans lequel se matérialise le procédé dans le cas du brevet de procédé.

D’après la loi du 1er juillet 1992 sur la codification du Code de la propriété intellectuelle, le délit de fabrication concerne les actes de fabrication du produit contrefaisant sur le territoire français. La fabrication en Allemagne par exemple n’est pas réprimée.

De simples actes de réparation sont permis par la jurisprudence, tant qu’ils n’aboutissent pas à la reconstruction du produit breveté (TGI Paris, 9 novembre 2004). Si la réparation concerne l’ensemble des éléments essentiels, il y a délit de fabrication et donc contrefaçon.

L’utilisation d’objets contrefaits est définie comme le fait de faire usage du produit breveté, sans autorisation et indépendamment de toute fabrication.

Ainsi, l’usage peut porter sur le produit breveté, le procédé breveté et aussi sur un produit non breveté obtenu par un procédé breveté.

L’usage doit être réalisé à titre commercial, en permettant à la clientèle de jouir de telle sorte que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfice pour son exploitation, afin de caractériser un acte de contrefaçon (Cour cass, 29 avril 1982).

Néanmoins, l’auteur ne doit pas avoir nécessairement la qualité de commerçant (Cour cass, 15 avril 1964).

Peu importe la qualité du contrefacteur pour la mise dans le commerce, l’offre en vente et l’exposition de produits contrefaits.

Ainsi, le contrefacteur peut avoir la qualité de commerçant ou non.

Tant que le contrat de vente a été conclu en France, cela n’a pas d’importance que l’objet contrefait ne pénètre pas en France et soit expédié d’un pays étranger vers un autre.

L’intention du tiers de méconnaître les droits du breveté se manifeste par l’offre en vente. La diffusion de prospectus, de catalogues, ou toute offre accessible sur un site internet en France, sont par conséquent des actes de contrefaçon.

Le fait de détenir le produit contrefait dans le but de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce caractérise la détention d’objet contrefait.

La livraison ou l’offre de livraison ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée.

La livraison doit seulement concerner des moyens qui se rapportent à un élément essentiel de mise en œuvre.

Par ailleurs, si l’offre ou la livraison a eu lieu sur le territoire français et des moyens ont été mis en œuvre en France, la fourniture de moyens constitue une contrefaçon.

Le principe de la territorialité du brevet permet d’expliquer le délit d’introduction en France d’objets contrefaits.

L’importateur est réputé commettre l’infraction, le fournisseur étranger qui a participé à l’introduction en France est également réputé commettre l’infraction si il a eu connaissance de la destination des produits (TGI Paris, 17 janvier 1989).

Une poursuite sans mise en garde préalable est possible à l’encontre du présumé contrefacteur qui importe ou fabrique en France le produit argué de contrefaçon. C’est aussi le cas pour la fabrication ou l’importation en France de produits fabriqués à l’étranger selon un tel procédé.

Toutefois, une lettre de mise en garde est primordiale afin d’informer de l’existence du brevet au préalable, le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre, utiliser ou mettre sur le marché les produits argués de contrefaçon, ou qui fournit les moyens permettant la fabrication de tels produits. La poursuite de ces actes pourra être qualifiée de contrefaçon qu’à partir de la réception de cette mise en garde.

B) Les sanctions de la contrefaçon

En France, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent en matière de contrefaçon de brevet et qui décide simultanément de la validité des brevets.

La responsabilité civile de l’auteur est engagée par l’action en contrefaçon, cette action permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui.

Des mesures provisoires permettant de stopper la contrefaçon sans attendre l’issue d’un contentieux qui dure souvent des années, peuvent être ainsi demandées par le demandeur.

En effet, le Président du tribunal, à la requête d’une personne admise à agir en contrefaçon, peut ordonner en référé au présumé contrefacteur de cesser provisoirement l’activité considérée comme illicite, lorsqu’il existe des indices graves de contrefaçon.

Il y a deux types de mesures provisoires ouvertes pour le demandeur.

La première mesure est la procédure d’interdiction de contrefaçon de brevet qui permet au breveté d’obtenir du président du tribunal judiciaire saisi du litige, l’arrêt immédiat des actes de contrefaçon jusqu’à la décision finale sur le fond de l’affaire.

La deuxième mesure est la retenue en douane des marchandises arguées de contrefaçon.

Si l’action en contrefaçon est reconnue comme fondée, le tribunal condamne le contrefacteur :

– à la cessation définitive de la contrefaçon ; et

– au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.

Une astreinte peut être assortie à l’ordre de cessation.

La publication du jugement ou d’un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du contrefacteur, peut être ordonnée par le tribunal.

Le tribunal peut ordonner la confiscation, respectivement la destruction des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, sur demande de la partie lésée et si la mesure s’avère nécessaire.

Concernant les biens à confisquer, la confiscation peut être ordonnée peu importe où ces biens se trouvent, même entre les mains d’un tiers.

Des sanctions pénales contre la contrefaçon sont prévues par la législation actuelle en vigueur sur les brevets.

Une action au pénal, bien qu’assez rare, peut sanctionner la contrefaçon.

Le délit de contrefaçon est un délit sanctionné par une peine de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne, sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, ou en cas de récidive, les peines sont plus lourdes, en vertu des articles L 615-14 et L 615-14-1 CPI.

L’octroi de dommages et intérêts est possible et évalué selon le préjudice subi par le titulaire des droits et les gains obtenus. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les fournisseurs d’accès à internet et de moteurs de recherche devaient prendre en charge les mesures de blocage et de déréférencement des sites de streaming ou de téléchargement de contenus contrefaisants (Cour cass. 1re, 6 juill. 2017).

II. Les subtilités de l’action en contrefaçon de brevet

La saisie-contrefaçon en matière de contrefaçon de brevet opère une saisie réelle des produits ou services présumés contrefaisants (A). La bonne foi est inopérante (B).

A) La saisie-contrefaçon en matière de brevet

En matière de brevet, l’huissier réalise la saisie-contrefaçon, dont l’objectif est d’apporter la preuve de la contrefaçon présumée par une description détaillée des produits ou procédés litigieux, avec le cas échéant une saisie réelle.

Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a considéré que les procédures de saisie-contrefaçon en matière de brevet, qui opèrent une saisie réelle, doivent de manière impérative être suivies d’une action au fond engagée dans les 15 jours à peine de nullité.

En l’espèce, « le titulaire d’un brevet couvrant un système propulsif bi-liquide d’un satellite et l’utilisation de ce système pour assurer l’éjection du satellite » avait fait pratiquer deux saisies-contrefaçon (6 décembre 1991 et 5 mars 1992) estimant que trois satellites acquis par France Télécom par l’intermédiaire du CNES auprès de la société Matra Marconi space reproduisaient les caractéristiques de son brevet. À défaut d’assignation au fond dans le délai imparti, les procès-verbaux comportant les photocopies des documents originaux recueillis dans les locaux du CNES et de la société Matra furent annulés par un jugement du 10 mars 1994.

Ensuite, à l’occasion de l’acquisition d’un quatrième satellite identique par France Télécom, le titulaire du brevet fut autorisé à effectuer une nouvelle saisie réelle (21 avril 1994), qui permit de récupérer lesdites photocopies auprès du greffe du Tribunal. Cette dernière saisie-contrefaçon fut annulée, car fondée sur des constats et descriptions eux-mêmes dépourvus de force probante, puisque déclarés nuls par le jugement précédemment cité. En cas de saisie réelle, le demandeur a en effet l’obligation d’assigner sous quinzaine le responsable, sous peine de nullité de la saisie-contrefaçon et d’une éventuelle condamnation en dommages et intérêts.

Le constat et le rapport de l’expert effectués lors de la saisie réelle ne peuvent donc pas être utilisés pour caractériser la contrefaçon, il n’y a que la saisie descriptive qui subsiste.

Toutefois, concernant la validité de la saisie-contrefaçon, on n’exige pas une nouvelle assignation dans le délai de quinzaine, si la saisie-contrefaçon est réalisée en cours d’instance (TGI Paris, 9 juillet 2004).

Le choix de la saisie appartient au saisissant et l’huissier chargé de procéder à la saisie doit signifier l’ordonnance au saisi.

Une copie de l’ordonnance doit être remise.

Lorsque le saisi peut rapporter la preuve d’un préjudice subi en raison du défaut de remise de l’ordonnance, cette omission peut être une cause de nullité.

Si l’ordonnance le prévoit, l’ordonnance peut être faite en tout lieu.

Cependant, lorsque l’ordonnance est exécutée, ses effets sont épuisés.

Par conséquent, le titulaire du brevet n’a pas le droit de faire procéder à une nouvelle saisie en vertu de la même ordonnance sinon la deuxième saisie est nulle et n’a aucune force probante.

Une saisie-contrefaçon peut être demandée par toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon, selon  l’article L 615-5 du CPI.

Une saisie-contrefaçon peut être demandée par le titulaire du brevet et le licencié exclusif (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 24 février 2009).

Même lorsqu’un acquéreur vient tout juste d’acquérir un brevet, il peut aussi demander une saisie-contrefaçon pour des actes antérieurs à l’acquisition du brevet (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 17 décembre 2015).

Lorsque le brevet en question fait l’objet d’un litige concernant sa titularité, le titulaire actuel peut tout de même demander une saisie-contrefaçon (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 11 février 2016).

B) La bonne foi : inopérante en matière de contrefaçon de brevet

En matière de contrefaçon de brevet, il n’est pas rare que le présumé contrefacteur invoque sa bonne foi pour échapper à une condamnation financière, c’est très fréquent notamment lorsque son activité est du négoce. Malheureusement, cette croyance est fausse, comme le démontre un jugement du 27 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.

En l’espèce, la société Moulages Plastiques du Midi a fait assigner en contrefaçon de brevet la société Leroy Merlin. Leroy Merlin conteste uniquement la contrefaçon du brevet et non sa validité. Pour échapper à une condamnation pour contrefaçon, elle excipe de sa bonne foi compte tenu de son activité nécessitant la gestion d’un nombre de références produits considérables.

Le Tribunal exclut l’argument dans les termes suivants : « attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion reproduisent [les revendications du brevet] et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société Leroy Merlin France, à la supposer établie, étant inopérante en la matière. »

En vertu de l’article 1240 du Code civil, il est constant en matière de responsabilité civile délictuelle qu’une faute non intentionnelle puisse caractériser une faute délictuelle et engager la responsabilité civile de son auteur, la position du TGI n’est donc pas surprenante. La règle selon laquelle l’intention est indifférente régit la contrefaçon de brevet fondée sur la responsabilité civile délictuelle, qui ne peut ainsi pas s’y soustraire. Leroy Merlin n’a pas pu se dérober à une condamnation pour contrefaçon de brevet, car cette règle s’applique.

Enfin, la Cour d’appel dans un arrêt du 27 juin 2017, applique également cette règle constante. En l’espèce, deux sociétés ont été assignées par la société Vorwerken en contrefaçon de son brevet. Ces deux sociétés invoquent leur bonne foi pour s’exonérer de toute responsabilité, mais la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contrefaçon la bonne foi est inopérante devant les juridictions civiles, et déboute les deux sociétés de leurs demandes. La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de brevet, cette jurisprudence reste constante.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la contrefaçon de brevet en France : sans contrefaçon !, cliquez

Sources :

Code civil
Code de la propriété intellectuelle
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/les-actes-de-contrefacon/ #la_fabrication
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000279
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/la-preuve-de-la-contrefacon/
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-21062017-15_18784

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Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable. L’œuvre Everydays : The First 5000 Days de l’artiste Beeple, vendue par Christie’s en mars 2021 pour un montant de 69 millions de dollars en offre un bel exemple.

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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Ils constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft, la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

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Sources :

Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020085905#:~:text=Les%20oeuvres%20exécutées%20en%20nombre,autre%20manière%20par%20l%27auteur.https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2011/FR7DD8EBAF9403032AE437
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/11&language=FR
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-263/18

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