droit des marque

ATTEINTE A LA MARQUE ET DEMANDE DE BLOCAGE

L’introduction d’une action en contrefaçon de marque est soumise à des conditions de forme strictes tenant à la preuve de la qualité à agir du demandeur. L’action est ouverte au propriétaire de la marque qui doit justifier de sa qualité en produisant un certificat d’enregistrement de sa marque dès l’introduction de l’action.

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Le demandeur à l’action doit s’assurer de ce qu’il est bien inscrit en tant que titulaire de la marque sur laquelle l’action est fondée dans l’hypothèse où il a acquis la marque et que ses coordonnées inscrites sont exactes. Seul le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon de marque à la triple condition que le contrat de licence soit inscrit au Registre national des marques, que le contrat ne stipule pas l’interdiction pour le licencié d’agir en contrefaçon et que le licencié ait mis préalablement en demeure d’agir le propriétaire de la marque.

La juridiction exclusivement compétente pour connaître des actions en contrefaçon de marques est la juridiction civile. Cette compétence exclusive du tribunal de grande instance s’étend aux questions connexes de concurrence déloyale. Depuis 2009, seuls dix tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des actions en matière de marques. Ils sont visés à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les actions en contrefaçon de marque communautaire.

L’action en contrefaçon de marque peut être portée soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal pénal. Elle se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription est la commission de l’infraction, étant entendu de la contrefaçon est une infraction continue ce qui signifie que le délai de prescription ne commence qu’une fois l’acte incriminé terminé.


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L’action en contrefaçon nécessite la collecte de preuves. La contrefaçon se prouve par tous moyens. Cependant le Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de collecte des preuves exorbitante du droit commun, la saisie-contrefaçon. Elle est régie par l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle doit être autorisée sur requête par le Président du tribunal de grande instance. Elle permet à un huissier de décrire les objets revêtus de la marque arguée de contrefaçon et de saisir réellement des échantillons et voire le stock des produits argués de contrefaçon de marque. Cette saisie réelle peut porter sur les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendument contrefaisants.

L’existence d’un fondement propre au droit des marques quant aux demandes de blocage adressées aux fournisseurs d’accès à internet n’impose pas d’écarter le fondement issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Tel est l’enseignement de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale (Code de la propriété intellectuelle art. L. 711-1, anc.).

Avec la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque (Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015).

L’article 4 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (qui remplace le Règlement (UE) 2015/2424 précité) reprend cette modification et précise que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et pouvant être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne « d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires » (Règl. n° (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2017, art. 4 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017).

Ces changements ont été pris en compte dans la loi française par l’adoption de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l’article 211 de la loi Pacte, qui transpose ces textes du « paquet marques » (Ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019 : JO, 14 nov.) (L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai, art. 201).

À compter de son entrée en vigueur, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle précité disposera que : « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1, mod. par Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019) .

Les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdisent « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :  1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

L’article 5 de la directive CE n° 2008/95 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques habilite le titulaire de la marque à interdire aux tiers « de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (…) ».

Concrètement, la reproduction consiste donc à confectionner ou reproduire la marque.

La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur n’est pas prise en considération, seule compte la comparaison des signes en présence.

Toute marque portant atteinte à un droit antérieur régulièrement protégé peut être annulée. L’exercice de l’action est réservé au titulaire du droit antérieur (titulaire d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un droit à une appellation d’origine).

L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification des droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

I. Fait et procédure

En l’espèce, des sociétés ont constaté que des sites internet commercialisaient des contrefaçons de montres sur lesquelles étaient reproduites les marques dont elles étaient titulaires. Ces sociétés ont donc fait assigner en référé les fournisseurs d’accès à internet (FAI) Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur le fondement de l’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, lequel dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [i.e. les fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à tout personne mentionnée au 1 [i.e. les fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

La demande porte ainsi sur le blocage de l’accès, depuis la France et par les abonnés des FAI, aux sites concernés.

Cependant, l’un des fournisseurs d’accès à internet invoque le fait que cet article, sur lequel la demande des sociétés est fondée, n’est pas applicable en l’espèce : en effet, il existe au sein du Code de la propriété intellectuelle une disposition spécifiquement applicable à l’atteinte au droit sur la marque, à l’article L. 716-6 (devenu art. L. 716-4-6 depuis l’ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services qui transpose en droit français la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015).

L’article dispose en effet que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (al. 1er) et que, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République.

À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » (al. 5).

Dès lors, la question porte sur le point de savoir si l’existence de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit amener à écarter l’application du « référé-internet » de l’article 6.I.8 de la LCEN.

L’enseignement de l’ordonnance de référé est clair : le fournisseur d’accès à internet ne démontre pas que le législateur (européen comme français) aurait eu la volonté d’exclure le référé-internet par la création de la règle figurant désormais à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Partant, les demandes de blocage de l’accès à certains noms de domaine faites par les sociétés titulaires des marques peuvent être fondées sur l’article 6.I.8 de la LCEN.

Le juge n’a donc pas été convaincu par l’argumentaire développé par le fournisseur d’accès à internet, selon lequel il y avait lieu d’appliquer en l’espèce l’adage specialia generalibus dérogeant pour écarter l’article 6.I.8 au bénéfice exclusif de l’article L. 716-6. Dans l’absolu, la référence au droit commun et au droit spécial pour envisager les articles respectivement issus de la LCEN et du Code de la propriété intellectuelle ne va pas de soi.

Il est en effet possible de considérer les règles comme étant toutes deux des règles spéciales, l’une étant issue de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « e-commerce » ou « commerce électronique », l’autre de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La réserve n’est pas d’ordre purement terminologique, mais justifie peut-être, au moins partiellement, la solution retenue : en effet, le juge semble avoir été convaincu par l’analyse des sociétés demanderesses, au terme de laquelle l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle « n’est pas une lex specialia » dérogeant à la règle contenue dans la LCEN, « puisqu’il s’agit de deux régimes distincts […] par leur nature, leurs modalités et leurs objectifs », « tous deux [étant] susceptibles de s’appliquer en matière d’atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce ».

II. La portée de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2020, n° 19/58 624

La solution retenue par l’ordonnance dont il est ici question n’est d’ailleurs pas sans rappeler des débats similaires en matière de droit d’auteur et de droits voisins. Notamment, par un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CJUE 5 septembre 2016, aff. C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment), la Cour de justice de l’Union européenne avait également retenu le fondement de la directive « e-commerce », alors même que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit un référé propre au droit d’auteur (la règle étant transposée en droit français à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Certes, la Cour de justice prenait soin dans cet arrêt de préciser que la directive « e-commerce » devait être interprétée notamment compte tenu des exigences découlant des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48.

Néanmoins, le fondement retenu était bien, comme en l’espèce, celui issu de la directive « e-commerce », de sorte qu’une application sélective des textes fondée sur specialia generalibus derogant n’était pas de mise dans l’esprit de la Cour.

C’est un raisonnement similaire qui est retenu au terme de la présente ordonnance : le juge se réfère notamment au considérant 45 de la directive « e-commerce » (« les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types.

Il est à noter qu’en matière de droits d’auteurs, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne avait confirmé sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, en ce qui concerne de la mise en ligne illicite par les utilisateurs de celles-ci de contenus protégés par le droit d’auteur.

Au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, les juges ont estimé que les exploitations des plateformes en ligne ne font pas une communication au public eux-mêmes des œuvres qui bénéficient de la protection du droit d’auteur, et qui sont mises en ligne illicitement par leurs utilisateurs. Par ailleurs, une exonération de responsabilité des plateformes intermédiaires est prévue par la directive 2000/31 sur le commerce électronique, dans la mesure où elles ne jouent pas un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle des contenus accessibles sur sa plateforme.

Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible ») et au considérant 23 de la directive 2004/48 (« sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.

Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres ») ainsi qu’aux travaux parlementaires internes. Il ressort de ces éléments, pour le juge, que la coexistence des deux fondements n’implique pas une exclusion automatique de l’article 6.I.8 de la LCEN.

Il est vrai que la pluralité de possibilités existant en ce domaine rend le choix du type de référé plus délicat ; dans cette perspective, la solution retenue en l’espèce n’est pas totalement surprenante.

Toutefois, il faut malgré tout de convenir du fait que le fondement issu du Code de la propriété intellectuelle (en l’espèce, l’article L. 716-4-6, anc. L. 716-6) est sans doute plus adapté et devrait, dès lors, avoir vocation à être mis en œuvre prioritairement lorsqu’est en cause une atteinte à une marque, dans la mesure où la disposition est précisément prévue pour ce type spécifique d’atteinte.

Néanmoins, l’incontestable proximité des règles explique sans doute la souplesse de l’interprétation : puisque les deux référés, bien que distincts, sont très similaires, le juge n’est pas tenu par une logique d’exclusion d’une disposition.

En conséquence, et puisque la loi pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en l’espèce, les sociétés demanderesses n’avaient pas à introduire une action au fond, comme le requiert l’article L. 716-4-6 in fine du Code de la propriété intellectuelle.

Une fois l’argument du fournisseur d’accès à internet écarté, le juge considère que l’article 6.I.8 de la LCEN constitue un fondement opportun et ordonne à tous les fournisseurs d’accès à internet défendeurs de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de douze mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés depuis le territoire français des sites litigieux.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le blocage de marque, cliquez

SOURCES :

Dépôt d’une marque en France

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l’appropriation. Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l’origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

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Pour qu’un signe soit qualifié de marque, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme. Tout d’abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu’il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure.


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Nous allons voir comment il est possible d’acquérir une marque, ce qu’est l’opposition à l’enregistrement d’une marque et comment s’effectue la transmission d’une marque.

I – L’acquisition d’une marque par l’enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l’enregistrement comme système unique d’acquisition du droit sur une marque. En effet, l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi :  » La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.  » Le droit sur une marque s’acquiert donc par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le dossier de dépôt comprend notamment la demande d’enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L’enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d’agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation. Ainsi, lorsqu’un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Dans le cadre du référencement sur internet, l’utilisation d’une marque concurrente pour le référencement de son site crée un risque de confusion sur l’origine des produits, et est donc constitutive de contrefaçon. Une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a reconnu la contrefaçon d’une marque enregistrée, quand cette marque a été réservée par une autre société proposant des services identiques. La Cour a considéré que cette utilisation de la marque en tant que mot clé crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à la provenance des services.

Une fois la demande d’enregistrement effectuée, l’INPI l’examine et un délai s’ouvre pour permettre l’ouverture d’une procédure d’opposition, si le titulaire d’une marque antérieure se manifeste.

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

La Directive du 11 décembre 2019 est venue modifier la procédure d’opposition à une marque, pour toutes les marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). À compter de ce dépôt, s’ouvre une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il y a alors une phase contradictoire où le déposant et l’opposant pourront partager leurs observations, jusqu’à trois fois, dans un délai d’un à deux mois entre chaque nouvelle observation. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires de tous droits antérieurs, en effet la directive a élargi les bénéficiaires du droit d’opposition. Là où ce droit n’était ouvert auparavant qu’aux propriétaires de marques bénéficiant d’un droit de priorité, au propriétaire d’une marque notoire ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Ce dernier doit fournir la preuve de son droit antérieur et exposer les motifs qui l’amènent à penser que l’opposition est justifiée. Si l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque est rejetée. Sinon, l’enregistrement de la nouvelle marque est admis et l’acquisition du droit validée. L’INPI dispose d’un délai de 3 mois après la fin de la phase contradictoire, pour rendre sa décision.

L’objectif de cette procédure d’opposition est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon, action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Un arrêt du 15 février 2018 précise également qu’en cas de fusion-absorption d’une société, il doit y avoir une demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques auprès de l’INPI.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

La cession des droits attachés à une marque peut se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

Pour lire l’article sur le dépôt de marque en version plus complète, cliquez ici

Sources :
– http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions
– Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI – octobre 2006
– https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html
– https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1
– https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque
– https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.ht
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051
– Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031891662
– Cour d’appel de de Douai, 15 février 2018, n° 17/04714