nom de domaine

Noms de domaine

Afin d’identifier plus rapidement une page web il a été nécessaire de mettre en place les noms de domaine, ceux-ci permettent en effet aux visiteurs de se rappeler de l’adresse d’un site. Sans les noms de domaine la navigation sur le web serait devenue trop compliquée, particulièrement aujourd’hui avec le nombre important de noms de domaine. Cependant, le nom de domaine est souvent en conflit avec le droit des marques ou des noms de domaine, il a alors fallu mettre en place des règles afin que les droits de chacun soient protégés.

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Les noms de domaine qui représentent l’adresse des sites Web ont un rôle important car c’est cette adresse qui permet aux visiteurs de se rappeler l’adresse du site. Il faut aussi souvent gérer des conflits relatifs à ces noms de domaine qui se heurtent souvent au droit des marques ou à d’autres noms de domaine.


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I. Le principe des noms de domaine

A) Définition

Chaque ordinateur est identifié sur Internet par un numéro dit adresse IP (de la forme 194.52.34.67) or pour des raisons évidentes de lisibilité et de mémorisation, des adresses textuelles de type www.domaine.com ont été attribuées à ces adresses IP, or pour que le domaine renvoie vers l’adresse IP de l’ordinateur correspondant, il faut enregistrer ce nom dit nom de domaine.

Le nom de domaine est divisé en 2 parties : le nom qui est le nom de domaine proprement dit et l’extension qui est la partie derrière le point (.com , .fr ).

Le nom de domaine n’est pas acheté, il est ” loué ” pour une durée renouvelable, cependant il est cessible par son titulaire. Il est à noter que dans la jurisprudence allemande, le nom de domaine est un élément du fonds de commerce immatériel de l’entreprise.

B) L’organisation des noms de domaine

Classement par zone d’activité et/ou zone géographique qui varie selon l’extension, divers organismes gèrent l’attribution des noms de domaine en fonction de l’extension choisie, les extensions génériques du type .com, .org, … sont gérées par l’InterNIC aux États-Unis et les extensions régionales : .fr pour la France, .be pour la Belgique, … sont gérées par des organisations nationales.

C) La procédure d’enregistrement des noms de domaine

1) Le choix du nom et de la zone

a) Choix de la zone

Zone ” fr ” ou zone ” com ”

La zone ” fr ” est définie géographiquement, ceci peut constituer un handicap pour une société qui souhaite ou qui a un rayonnement mondial, mais constitue un atout pour une société qui ne s’adresse qu’à cette zone géographique.

La zone ” com ” indique un site commercial sans délimitation régionale..

b) Choix du nom

– Le choix d’un nom à caractère générique

En ” .fr “, les noms à caractère générique sont a présent autorisés par la nouvelle charte de nommage de l’AFNIC, mais selon les même conditions que les noms de domaines non génériques c’est à dire la présentation d’un extrait Kbis correspondant. Pour les ” .com ” les noms à caractère générique sont autorisés sans restrictions particulières.

– S’assurer de la disponibilité

Le nom de domaine devra être disponible. Il faut également vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’ une marque ou de signes proches.

2) L’enregistrement du nom de domaine

a) L’enregistrement en ” .com “

Le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au “Registrar” choisi et:/ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

b) La signature du contrat de nom de domaine

Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement.

c) L’enregistrement en ” .fr “

En zone ” fr ” il est nécessaire de passer par un prestataire de services qui a passé une convention avec l’AFNIC. Une fois le prestataire choisi, il conviendra de signer une lettre d’engagement pour le nom de domaine.

Les sous-domaines correspondent à des domaines publics comme ” .tm.fr ” pour les marques, ” .presse.fr ” pour un journal, ou bien à des domaines sectoriels ” gouv.fr ” pour le gouvernement, ”  …

Les sociétés ne peuvent pas déposer plus de trois domaines dans la zone fr. basé sur sa dénomination ou son enseigne.

d) L’enregistrement en « .eu »

L’Union européenne dispose d’un domaine national de premier niveau (ccTLD) à savoir .eu.

En effet, toute entreprise, toute organisation ou  tout individu établis dans l’Union européenne, au Liechtenstein, en Norvège ou en Islande, dispose de la faculté d’enregistrer un nom de domaine assorti de l’extension .eu. Cet enregistrement s’effectue auprès de tout bureau d’enregistrement accrédité.

3) Paiement

Sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client.

Le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

 

II. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A) Les procédures administratives

1) L’AFNIC ne gère pas les contestations.

Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : Un société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejetté.

2) L’interNIC et les autres registrants

Ils ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

L’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements .

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B) Les contentieux liés à l’usage de nom de domaine

Force est de constater que ce genre de contentieux est marqué par ce que l’on appelle le « cybersquatting ». Cette technique d’enregistrement frauduleux des noms de domaines permet de les revendre, d’empêcher le titulaire d’une marque de les réserver ou de tirer profit de la notoriété de la marque.

Notons que les actions en contrefaçons exercées à l’encontre d’un nom de domaine se fondent sur le droit de la propriété intellectuelle. De surplus, en droit commun, une action pour concurrence déloyale peut également être exercée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

C) La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pour agissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’ il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine .

La réservation d’un nom de domaine en .com n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

Par un arrêt rendu le 5 juin 2019, la Cour de cassation est venue réaffirmer que : « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».

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Sources :

Comment protéger un nom de domaine ?

La question de la protection du nom de domaine est sur toutes les lèvres tant son importance pour les entreprises est fondamentale pour leurs activités économiques.

NOUVEAU : Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés aux noms de domaine, vous pouvez utiliser le service d’audit de nom de domaine mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN : cliquez !

Dénué de définition légale, le nom de domaine peut être défini comme une “adresse” qui permet de retrouver facilement, d’identifier, et d’authentifier l’émetteur d’un site Internet sans devoir apprendre par cœur des séries de chiffres difficiles à mémoriser.
Les noms de domaine disposent soit d’un suffixe ou extension générique (.com, .net, .org, .gouv), soit d’un suffixe géographique (.fr., .eu). Ils sont également composés d’un ou plusieurs termes. Le préfixe “www.” ne fait pas partie du nom de domaine.

Avec le développement du commerce électronique, le nom de domaine joue un rôle dans la vie économique, commerciale et sociale, identifiant et désignant les personnes, les entreprises et les différents établissements présents sur le Web, ainsi que les produits et les services qu’ils offrent aux internautes.
Le nom de domaine étant assez proche de la marque, la démarche de recherche d’antériorité est la même (notamment grâce au site de l’Institut national de la propriété industrielle ). Au-delà de la vérification que le nom de domaine n’est pas déjà enregistré, il faut également veiller à ce que le signe choisi ne porte pas atteinte à d’autres droits, comme, notamment, une marque ou un nom de famille.

Si la marque s’acquiert par l’enregistrement effectué par l’INPI, la dénomination sociale s’acquiert par l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, le nom commercial et l’enseigne s’acquièrent par l’usage, le nom de domaine s’acquiert par l’enregistrement auprès d’un organisme chargé de l’enregistrement.
Par ailleurs, la réservation du nom de domaine ne lui confère pas une protection au titre de la propriété intellectuelle, le nom de domaine ne correspondant pas à une marque, qui est un titre de propriété intellectuelle protégé après son dépôt.


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Toutefois, parce qu’il constitue pour les entreprises un identifiant distinctif sur le réseau sous lequel celles-ci peuvent communiquer et s’attacher une clientèle, on pourrait dire que la réservation préalable supposerait une protection du nom de domaine contre toutes atteintes dont il serait l’objet. En effet, il faut relever que même lorsque la création n’est pas protégée par un droit de propriété intellectuelle, les tiers ne peuvent pour autant, sous prétexte de l’absence de protection, exploiter l’innovation ou la création en invoquant le principe, pourtant exact, suivant lequel “les idées sont de libre parcours”.

En outre, avant d’enregistrer un nom de domaine, il faut vérifier sa disponibilité. A cet effet, des outils de recherche sont disponibles sur les sites des organismes chargés de l’enregistrement . La demande s’effectue auprès d’un bureau d’enregistrement qui est une société prestataire de service accréditée par l’AFNIC . Le nom de domaine choisi sera protégé, selon la charte de nommage de l’AFNIC. Aussi est-il bon de rappeler que la protection du nom de domaine sera valable pour une période d’un an à compter de son enregistrement et devra donc être prolongée pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des signes distinctifs. Il en existe environ 400 en France.

Un nouveau règlement européen qui porte sur les noms de domaine comportant l’extension .eu a vu le jour. Il s’agit du règlement nº 517/2019 du 19 mars 2019 dit règlement EURID et qui entre en vigueur le 14 mai 2020.

Ce règlement introduit une extension européenne réservée aux citoyens européens et aux personnes établies dans l’Union européenne.

Ce texte européen prévoit des principes fondamentaux qui régissent l’enregistrement, le blocage, la révocation et le transfert des noms de domaine s’agissant de l’extension .eu. Toutefois, cette protection européenne qu’il institue demeure dépendante, à titre complétif, du droit national des États membres auxquelles elle renvoie à cette fin. (1)

Cependant, il conviendrait de se poser la question de savoir si l’enregistrement du nom de domaine confère la pleine jouissance à son acquéreur. Le cas échéant, quelles sont les actions à mener pour protéger un nom de domaine ?
Il nous reviendra d’analyser les conditions d’opposabilité du nom de domaine aux tiers (I) avant d’exposer les mécanismes de protection (II).

I) Les conditions d’opposabilité du nom de domaine

Si le principe du “premier arrivé, premier servi” assure à la personne qui réserve un nom de domaine la titularité dudit nom de domaine, la simple réservation d’un nom de domaine ne lui confère aucun droit.

La jurisprudence dorénavant bien établie exige en effet deux conditions cumulatives pour qu’un nom de domaine confère à son titulaire des droits opposables aux tiers : le nom de domaine doit être exploité de manière effective (A) et il ne doit pas être purement générique ou descriptif des produits ou services proposés sur le site internet correspondant (B).

A) Exploitation effective du nom de domaine

L’exploitation du nom de domaine est une condition préalable de sa protection. La réservation de nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l’exploitation effective de ce nom de domaine. Il s’agit d’une formalité technique, qui n’implique aucune définition des catégories de biens ou de services qui seront proposés par le site Internet correspondant.

La protection du nom de domaine à ce titre suppose son exploitation effective. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre précise qu’un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle , sa protection résultant de l’usage qui en est fait, en pratique, de son exploitation effective (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2e chambre, 4 novembre 2002, n° 01/07878).

Il convient de noter que l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant directive 2015/2435 du « Paquet Marques ».

Cela dit, l’article L. 711-3 tel que modifié par ladite ordonnance dispose que : « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (…) 4º  (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». En d’autres termes, il s’agit d’une reconnaissance de la qualité d’antériorité au nom de domaine. (2)

Dans le même sens, la jurisprudence a également décidé dans un arrêt en date du 14 janvier 2003 que si le nom de domaine “pere-noel.com” peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d’être protégés, encore faut-il que son titulaire en démontre une exploitation effective et antérieure à la date du dépôt de la marque Pere-noel.com et Pere-noel.fr (Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier, 14 janvier 2003, n° 01/00509).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt datant du 4 juillet 2019, énonce que : « Un nom de domaine constitue un signe distinctif » (3).

De surcroît, dans un arrêt datant du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris, à son tour, rajoute que : « le nom de domaine et l’enseigne, au regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d’une protection juridique autonome contre l’usage postérieur d’un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé en vertu du droit commun de la responsabilité civile » (4).

D’un autre côté, la Cour d’appel, dans un arrêt récent du 28 février 2020, sur la base d’une comparaison faite entre l’activité du titulaire du nom de domaine « lovelyfamily.fr » et les secteurs d’activités visés par le dépôt de la marque « Lovely Family » ainsi qu’en se fondant sur une observation selon laquelle le consommateur d’attention moyenne pourrait être amené considérer la marque comme une déclinaison des identifiants antérieurs, avait considéré que le nom de domaine « lovelyfamily.fr » constituait une antériorité opposable à la marque « Lovely Family ». (5)

Cela implique, en corollaire, que l’usage d’un nom de domaine soit considéré en lui-même comme une antériorité opposable aux tiers désireux d’employer ultérieurement le même signe à des fins commerciales. Et c’est ainsi, d’ailleurs, que les juridictions du fond commencent à voir les choses. En particulier, dans une espèce où un nom de domaine avait été enregistré par une société avant qu’une autre entreprise ne dépose le même signe comme marque, le Tribunal de grande instance du Mans, le 29 juin 1999, a annulé l’enregistrement de la marque pour indisponibilité du signe en raison de l’antériorité du nom de domaine. Décision inaugurale, elle témoigne bien du souci désormais affiché par les juges de protéger directement le nom de domaine en faisant prévaloir les droits de son attributaire sur ceux acquis postérieurement par le déposant d’une marque.

C’est au regard de l’ensemble de ces conditions de protection du nom de domaine que certains auteurs arguent que la protection dont bénéficie le titulaire d’un nom de domaine “est un droit autonome qui, formellement, naît de l’enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes, mais qui s’acquiert, substantiellement, par son usage sur le réseau”.


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B) L’inopposabilité des noms de domaine génériques

Au-delà de la première condition d’exploitation du nom de domaine, la jurisprudence impose comme deuxième condition d’opposabilité aux tiers que le nom de domaine soit distinctif, en d’autres termes, qu’il ne soit pas générique ou purement descriptif des produits ou services proposés sur le site internet accessible depuis ce nom de domaine.

Bien qu’il ne conditionne pas l’enregistrement d’un nom de domaine, le caractère distinctif influe en effet sur sa protection . Le nom de domaine est protégé, en France, sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, elle-même issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun.

Distinctif, assimilé à un nom commercial ou une enseigne, le titulaire du nom de domaine pourra empêcher sur le terrain de la responsabilité civile, tout autre dépôt d’un nom quasi identique, dans la même extension. Il sera protégé comme un nom commercial sur la base des mêmes critères. (Cour d’Appel Paris, 14e chambre A, 25 mai 200, n° 2005-280879).

Par ailleurs, tous les noms de domaine ne s’apparentent pas à des signes distinctifs, en ce sens que certains d’entre eux, par leur caractère descriptif ou générique, ne permettent pas d’identifier l’origine des produits ou services auxquels ils sont associés. Si l’absence de distinctivité d’un signe ne fait pas obstacle à son exploitation, son titulaire ne pourra pas, néanmoins, se prévaloir de la protection du droit des marques ou du droit de la concurrence déloyale.

Le déposant d’un nom de domaine a donc tout intérêt à choisir un terme distinctif au regard de l’objet de son site s’il souhaite, une fois le nom enregistré, pouvoir se défendre contre l’usage par des tiers d’un signe postérieur identique ou similaire.

 

II) Protection des noms de domaines

Si les marques doivent rester très vigilantes quant à l’usurpation ou au détournement par des internautes cherchant à exploiter leur attractivité, le nom de domaine quant à lui, sauf à ce qu’il soit déposé en tant que marque, ne bénéficie pas en lui-même d’une protection par la propriété intellectuelle. Il faut ainsi agir sur le terrain de la concurrence déloyale (A), de l’action en contrefaçon (B) ou du parasitisme (C).

A) L’action en concurrence déloyale

Il ne fait aucun doute que le nom de domaine est protégé, en droit positif, par la théorie de la concurrence déloyale, laquelle ne constitue qu’une application de l’article 1240 du Code civil.

L’action en concurrence déloyale produit les mêmes effets civils que l’action en contrefaçon : interdiction d’exploiter le signe litigieux et indemnisation du préjudice subi sous forme de dommages-intérêts.

Cependant, depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, modifiée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l’article L. 121-2 du Code de la consommation peut également servir de fondement à l’action visant à protéger le nom de domaine. Désormais, une pratique commerciale est trompeuse “Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent”.

Cette définition est essentielle, puisque l’article L. 121-2 est assorti de sanctions pénales (article L. 132-2 du Code de la consommation anciennement article 121-6 du même code  et s’applique également “aux pratiques qui visent les professionnels”.

La protection du nom de domaine est donc assurée, outre par la concurrence déloyale, par les pratiques commerciales trompeuses.

Ce chevauchement n’a toutefois que peu de portée en droit civil. Quel que soit son fondement, l’action obéit toujours au droit commun de la prescription ainsi qu’aux mêmes règles de compétence juridictionnelle. L’action peut simplement être fondée soit sur l‘article 1240 du Code civil , soit sur l’article L. 121-2 du Code de la consommation.

Dans cette deuxième hypothèse, elle peut alors être exercée par un consommateur isolé, une association de consommateurs ou même un concurrent qui ne serait pas victime de la confusion.

En droit pénal, le texte semble plus protecteur, car l’article L. 121-2 du Code de la consommation va cependant plus loin en interdisant certains actes de concurrence déloyale contrairement au texte, qui en matière civile interdit les pratiques commerciales qui créent “une confusion” avec un signe distinctif.

En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, le règlement 2019/517 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, énonce dans son considérant 19 qu’un « nom de domaine identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué ».

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2019, l’affaire portait sur une radio M Développement qui était titulaire de la marque « MFM – Montmartre » ainsi que de la marque « MFM », de la marque française semi-figurative en couleur MFM et de divers noms de domaine, notamment mfmradio.fr. Radio Madras FM, une autre radio, qui émet principalement aux Antilles, avait utilisé la marque « MFM » et a fait enregistrer les noms de domaine mfmradio.fm et mfmtv.tv.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal judiciaire, rendue le 9 février 2017, qui avait énoncé que l’utilisation d’une marque déposée antérieurement pour l’émission d’une radio est interdite et constitue un acte de concurrence déloyale alors même que cette émission de radio se fasse en Outremer et ne concurrence pas de façon directe la radio possédant la marque, émettant en métropole. (6)

B) L’action en contrefaçon

La contrefaçon est l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d’y mettre un terme, l’action en contrefaçon.

L’enregistrement d’une marque (ou de ses déclinaisons) en tant que nom de domaine est de mauvaise foi lorsque son auteur avait connaissance de la marque et de l’intérêt légitime du tiers à l’enregistrement de celle-ci en tant que nom de domaine. Celui-ci peut être sanctionné sur le terrain de la contrefaçon s’il y a une redirection vers des sites de produits identiques ou concurrents et de la concurrence déloyale pour atteinte au nom commercial, au nom de domaine et à la dénomination sociale (Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 juin 2012).

De surcroît, dans l’affaire mentionnée ci-dessus (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 déc. 2019), la Cour d’appel avait considéré que la diffusion par le biais des box internet des actes de promotion et d’exploitation de la télévision numérique MFM TV était constitutive de contrefaçon de la marque MFM et de dépôt frauduleux de la marque MFM TV.

On peut tout de même, dans les deux affaires, s’interroger sur la condamnation pour contrefaçon de l’auteur de l’enregistrement du nom de domaine dans la mesure où il ne commercialise pas les produits ou services en cause. Lorsque le titulaire du nom de domaine commercialise aussi des produits similaires, la contrefaçon est retenue.

C) Action parasitaire

À défaut d’être éligible à une protection par un droit de propriété intellectuelle, spécialement si l’originalité du site n’est pas suffisamment prononcée, le propriétaire du site n’est pas dépourvu de moyen de défense en cas de copie à l’identique ou quasiment à l’identique, par le concepteur d’un autre site, des éléments qui constituent ses caractéristiques spécifiques.
C’est sur le terrain des agissements parasitaires ou du parasitisme que le propriétaire peut se placer pour en contester l’imitation servile par un tiers qui tirerait profit du travail réalisé par le primoconcepteur. Rappelons que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Ainsi conçu, c’est un moyen de relayer, sur le fondement de la responsabilité civile, l’absence de droit de propriété intellectuelle sur une réalisation.

La Cour de cassation, notamment, en fait application pour sanctionner l’imitation des éléments caractéristiques d’un parfum quand on sait qu’elle n’admet pas que celui-ci soit protégé par le droit d’auteur (Cassation Commerciale, 4 février 2014, n° 13-11.044).

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SOURCES :

Sources :

Dépôt d’une marque en France

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l’appropriation. Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l’origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

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Pour qu’un signe soit qualifié de marque, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme. Tout d’abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu’il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure.


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Nous allons voir comment il est possible d’acquérir une marque, ce qu’est l’opposition à l’enregistrement d’une marque et comment s’effectue la transmission d’une marque.

I – L’acquisition d’une marque par l’enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l’enregistrement comme système unique d’acquisition du droit sur une marque. En effet, l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : ” La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. ” Le droit sur une marque s’acquiert donc par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le dossier de dépôt comprend notamment la demande d’enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L’enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d’agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation. Ainsi, lorsqu’un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Dans le cadre du référencement sur internet, l’utilisation d’une marque concurrente pour le référencement de son site crée un risque de confusion sur l’origine des produits, et est donc constitutive de contrefaçon. Une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a reconnu la contrefaçon d’une marque enregistrée, quand cette marque a été réservée par une autre société proposant des services identiques. La Cour a considéré que cette utilisation de la marque en tant que mot clé crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à la provenance des services.

Une fois la demande d’enregistrement effectuée, l’INPI l’examine et un délai s’ouvre pour permettre l’ouverture d’une procédure d’opposition, si le titulaire d’une marque antérieure se manifeste.

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

La Directive du 11 décembre 2019 est venue modifier la procédure d’opposition à une marque, pour toutes les marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). À compter de ce dépôt, s’ouvre une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il y a alors une phase contradictoire où le déposant et l’opposant pourront partager leurs observations, jusqu’à trois fois, dans un délai d’un à deux mois entre chaque nouvelle observation. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires de tous droits antérieurs, en effet la directive a élargi les bénéficiaires du droit d’opposition. Là où ce droit n’était ouvert auparavant qu’aux propriétaires de marques bénéficiant d’un droit de priorité, au propriétaire d’une marque notoire ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Ce dernier doit fournir la preuve de son droit antérieur et exposer les motifs qui l’amènent à penser que l’opposition est justifiée. Si l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque est rejetée. Sinon, l’enregistrement de la nouvelle marque est admis et l’acquisition du droit validée. L’INPI dispose d’un délai de 3 mois après la fin de la phase contradictoire, pour rendre sa décision.

L’objectif de cette procédure d’opposition est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon, action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Un arrêt du 15 février 2018 précise également qu’en cas de fusion-absorption d’une société, il doit y avoir une demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques auprès de l’INPI.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

La cession des droits attachés à une marque peut se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

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Sources :
– http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions
– Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI – octobre 2006
– https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html
– https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1
– https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque
– https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.ht
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051
– Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031891662
– Cour d’appel de de Douai, 15 février 2018, n° 17/04714

Balises et droit des marques

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle. Le dépôt d’une marque assure à son propriétaire la possibilité de se défendre contre l’usage sans autorisation de celle-ci par un concurrent. Cette protection accordée par le droit français a une durée de 10 ans, contre 20 ans pour les brevets. La contrefaçon de marque est donc sanctionnée par notre droit.

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Le référencement désigne l’ensemble des actions visant à optimiser l’enregistrement d’un site web dans les moteurs de recherche, dans le but d’en accroître la visibilité. On distingue le référencement naturel du référencement payant. Le référencement naturel (référencement gratuit, ou SEO pour Search Engine Optimization) consiste à faire figurer un site web dans les moteurs de recherche en choisissant des mots clés stratégiques en rapport avec son domaine d’activité, et ce afin de le rendre visible. Le référencement commercial (ou référencement payant) consiste en l’achat aux enchères de mots clés sur un ou plusieurs réseaux de diffusion .

L’utilisation d’une marque concurrente par une entreprise dans ses balises est-elle constitutive de contrefaçon ? C’est la problématique mise en avant par l’affaire Décathlon contre Inuka, concernant laquelle un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon a été rendu le 17 janvier 2017. Par ce jugement, l’entreprise Décathlon a été condamnée pour contrefaçon de la marque Inuka en raison de l’utilisation de cette marque à trois reprises : dans la balise titre, dans la balise description et sur son site web.


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I – Le risque de confusion sur l’origine des produits, une condition de la contrefaçon

Dans le cadre du référencement naturel, les moteurs de recherche (ou hébergeurs) remplissent un rôle neutre et ne contrôlent donc pas les sites référencés dans les résultats naturels des recherches. En conséquence, ils sont soumis à un régime de responsabilité atténuée . Le cybervendeur, en revanche, est responsable du choix des mots clés qu’il effectue et qu’il utilise dans ses balises.

La contrefaçon  est une pratique anticoncurrentielle, en violation d’un droit de propriété intellectuelle, et une tromperie du consommateur. La condition de risque de confusion est prévue par la loi à l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Un arrêt du 27 juin 2018 est venu préciser que ce risque de confusion devait s’apprécier en fonction, non pas au vu des différences entre les signes, mais au vu du consommateur d’attention moyenne, et de la confusion créée chez lui. L’importance du consommateur moyen a été reprise dans un arrêt du 27 mars 2019 qui dispose que le risque de confusion s’apprécie de manière globale, en fonction du contenu de l’enregistrement de la marque et par rapport au consommateur visé lors de l’enregistrement de la marque et non pas en fonction des conditions d’exploitation de la marque.

Dans l’affaire Décathlon, il s’agit bien du référencement naturel. Le cybervendeur utilisait la marque d’un concurrent dans ses balises. Ainsi, lorsqu’un internaute effectuait une recherche concernant les produits de la marque ” Inuka “, le site du cybervendeur Décathlon apparaissait en 5e position des résultats de la recherche. L’internaute pouvait alors croire que ce cybervendeur allait lui proposer à la vente des produits de la marque Inuka. En réalité, le lien emmenait vers une page ne proposant pas de produits de la marque Inuka.

L’article L713-2 du CPI vise les hypothèses de contrefaçon en cas de double identité, à savoir la reproduction ou l’usage, sans autorisation du titulaire, d’un signe identique à la marque antérieure en vue de désigner des produits ou services à ceux identifiés par celle-ci. Dans l’affaire Décathlon, le Tribunal de Grande Instance de Lyon relève que le cybervendeur utilise le mot-clé ” Inuka achat ” alors qu’il propose à la vente des vêtements et chaussures de randonnée, comme le fait la marque Inuka. Ainsi, la marque Inuka est associée à des produits de même type que ceux pour lesquels elle a été enregistrée.

Cet usage de la marque d’un concurrent par le cybervendeur dans ses balises laissait croire à tort, au client potentiel, qu’il existe un lien économique entre les deux entreprises. Cet usage créait un risque de confusion sur l’origine des produits. Ainsi, l’article L713-2 du CPI est bien applicable. Mais l’usage est-il de nature à permettre à la marque d’exercer son droit exclusif ? Autrement dit, s’agissait-il d’un usage de la marque dans la vie des affaires ?

II – L’usage de la marque dans la vie des affaires, une condition de la contrefaçon

L’usage de la marque dans la vie des affaires est une condition nécessaire de la caractérisation de la contrefaçon dégagée par la jurisprudence. En effet, cette condition n’est pas prévue par l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle n’est pas non plus prévue par l’article 5-1 de la directive européenne 2008/95 du 22 octobre 2008, à la lumière de laquelle le texte français doit être interprété.

C’est donc d’abord la Cour d’appel de Paris qui a dégagé cette condition comme nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon et en a précisé les contours. La Cour de cassation a confirmé les solutions dégagées par la Cour d’appel dans un arrêt du 10 mai 2011. La notion d’usage dans la vie des affaires est donc un usage qui tend à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. C’est la fonction économique de la marque qui est protégée par la contrefaçon et cette fonction économique est à l’origine de la condition d’usage dans la vie des affaires.

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que l’usage d’un signe à titre de meta tag  ne constitue pas un acte de contrefaçon. En effet, le meta tag étant une information non visible par l’internaute et qui permet aux moteurs de recherche de référencer une page web dans leurs bases de données, il ne peut s’agir d’un usage dans la vie des affaires. Dans l’affaire Décathlon, le cybervendeur utilisait la marque de son concurrent à titre de meta tag non visible par le consommateur. Mais il utilisait également cette marque concurrente dans ses balises visibles par l’internaute : dans la balise titre et dans la balise description. Cet usage visait à orienter son comportement économique. L’objectif recherché par le cybervendeur était alors de capter une partie de la clientèle de la marque concurrente. La clientèle d’une entreprise ayant une valeur marchande, il s’agit bien d’un usage qui vise l’obtention d’un avantage de nature économique.

Cette jurisprudence de 2017 va être confirmée dans une décision du 3 mars 2020, quand la Cour d’appel de Paris a été saisie par une société titulaire de la marque « Aquarelle », agissant contre une autre société ayant réservé auprès de Google Adwords le mot-clé « Aquarelle ». Vu que les deux sociétés proposent des produits identiques et que la marque était utilisée en tant que mot-clé afin d’attirer une clientèle, la condition d’usage dans la vie des affaires a bien été remplie.

Malgré un refus de la cour de caractériser la contrefaçon sur le terrain de la campagne de référencement payant de Google Adwords, elle a tout de même retenu la contrefaçon en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. La Cour d’appel retient que l’utilisateur pouvait être amené à penser que les produits visés par l’annonce provenaient « de la société Aquarelle, titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à elle », et ne provenait donc pas d’un tiers à la marque.

Contrairement à l’affaire Décathlon, le référencement en l’espèce n’était pas invisible pour le consommateur, il s’agissait d’un référencement payant, justifiant la décision de la Cour d’appel, qui retient une atteinte au droit du titulaire de la marque.

En conclusion, l’usage d’une marque comme meta tag, invisible par l’internaute mais utile pour le référencement naturel, ne porte pas en soi atteinte au droit du titulaire de la marque, sauf lorsque cette marque est reprise de manière visible dans la balise titre ou dans la balise description.

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Sources :
– http://www.village-justice.com/articles/contrefacon-marque-usage-affaires,10514.html
– http://www.cairn.info/revue-legicom-2010-1-p-107.htm
– https://www.legalis.net/actualite/decathlon-contrefacteur-de-la-marque-inuka-dans-ses-balises/
– Dalloz IP/IT 2017 p.176, Affaire Decathlon
– Com., 27 mars 2019, 17-31.605
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426839
– Com., 27 juin 2018, 17-13.390, Inédit
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00003719661
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051