A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Compétence du tribunal civil français dans les litiges sur internet

Vivant en dehors de la France, pouvez-vous faire un procès en France contre un site internet dans une autre langue que le français, si ce site vous attaque au niveau de la vie privée, ou si les produits ou services que vous vendez y sont contrefaits ?

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Avec l’essor d’Internet, et au vu de la place prépondérante qu’occupent les nouvelles technologies dans notre quotidien, la question se pose.

C’est l’exemple d’un site internet étranger, diffusant des photos de vous à votre insu, et portant de fait atteinte à votre dignité. De même, un site étranger peut divulguer des informations relatives à votre vie privée, vous causant par la même un préjudice conséquent.

Un site étranger peut également porter atteinte à d’autres droits, comme ceux liés à la protection accordée par le droit d’auteur : c’est l’exemple du site qui référence des produits contrefaits à votre insu, ou bien dénigre délibérément votre marque ou vos produits.

Face à ces atteintes, tous les droits nationaux ne prévoient pas le même degré de protection. De fait, il pourra être intéressant pour les victimes de venir chercher réparation devant les juridictions françaises, en application de la loi nationale, même si ces dernières ne sont pas françaises.

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La question de la compétence du tribunal français en matière de litige sur Internet se pose donc. Tout l’intérêt, dans le cadre d’un préjudice subi par un ressortissant étranger et découlant d’un site étranger, est d’éviter que les juridictions des États en lien avec un litige se trouvent à la fois compétentes à statuer.

Il est important de noter que cette question se pose ici au regard des juridictions civiles uniquement. En effet, le juge pénal rappelé, dans un arrêt récent du 12 juillet 2016 (Cass. Crim.), que le critère d’accessibilité, au cœur de notre étude, ne pouvait constituer à lui seul un critère suffisant pour saisir les juridictions pénales et qu’il était nécessaire qu’existe un lien de rattachement quelconque entre les propos et le territoire.

Les règles issues d’un tel cadre juridique trouvent différentes interprétations selon les juridictions. C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), mais aussi plusieurs juridictions internes françaises se sont penchées sur la question de la compétence du tribunal français en matière de vie privée ou de contrefaçon, quand le site attaqué n’est pas français et que le plaignant n’est pas français.

À ce sujet, il faut comprendre que le critère de l’accessibilité a été longuement débattu, et il est important de noter que cette question se pose, dans le cadre de notre étude, au regard des juridictions civiles uniquement. En effet, le juge pénal rappelé, dans un arrêt récent du 12 juillet 2016 (Cass. Crim.), que le critère d’accessibilité ne pouvait constituer à lui seul un critère suffisant pour saisir les juridictions pénales et qu’il était nécessaire qu’existe un lien de rattachement quelconque entre les propos et le territoire.

Au civil donc, les juridictions françaises ont finalement approuvé la compétence du tribunal français en matière de vie privée ou de contrefaçon, quand le site attaqué n’est pas français et que le plaignant n’est pas français, sur le fondement du critère d’accessibilité (I). Ceci étant, on peut s’interroger sur la manière dont cette adoption, tout en favorisant la protection des victimes de ce type de préjudice découlant d’un site Internet étranger, vient réagencer les règles de droit établies en la matière (II).

I. L’accessibilité définit la compétence des tribunaux civils français

La jurisprudence Martinez marque le retour du critère d’accessibilité dans le cadre de la compétence des juridictions internes en la matière (A). De plus, la CJUE a également élargi le champ d’application d’une telle interprétation à d’autres supports (B).

A) L’élargissement des critères

La particularité de l’arrêt du 25 octobre 2011 « eDate Advertising & Martinez » rendu par la CJUE est qu’il affirme que le critère de « territorialité » du dommage s’amincit au regard des possibilités qu’offre Internet  et que dès lors, il est pertinent de s’appuyer sur d’autres critères : ceux de l’accessibilité et du centre des intérêts.

La CJUE s’écarte donc du seul critère de la jurisprudence Fiona Shevill du 7 mars 1995  de la « matérialisation du dommage » pour délimiter la compétence des juridictions.

A contrario, elle réhabilite le critère d’accessibilité du site en question, en soutenant expressément que « la compétence optionnelle au lieu du dommage, prévue par la jurisprudence Shevill et reconduite en matière d’Internet, doit s’entendre comme visant le pays d’accessibilité du site ».
Le critère de l’accessibilité a été réutilisé dans un arrêt du 6 mars 2018, dans le cas on traitait de la compétence des juridictions françaises pour des propos injurieux envers un ressortissant britannique habitant à Monaco, tenus sur internet. La Cour dispose que le seul fait que le site soit accessible depuis le territoire français ne suffit pas à rendre les juridictions françaises compétences, il faut une véritable orientation du site vers le public français. De plus, la Cour retient que la notoriété retenue par les intéressés, est limitée au domaine des affaires, ce qui serait insuffisant pour justifier la compétence des juridictions françaises.

Au contraire, la Cour de cassation va retenir la compétence des juridictions françaises dans un arrêt du 19 juin 2019, grâce aux critères de rattachement au territoire français. En effet, le site précise qu’il s’intéresse au « rassemblement de tous les laïques et les Républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur », le public français était donc bien visé par ce site, le site est donc accessible pour le public français.

La saisine des juridictions d’un État membre sera ouverte, dans ces conditions, à un ressortissant étranger du fait d’un préjudice causé par un site étranger, si de tels rattachements peuvent être établis.

B) La généralisation de ces critères aux autres atteintes

La jurisprudence Fiona Shevill trouvait à s’appliquer dans le cadre d’une « diffamation internationale par voie de presse ».

Par la suite, plusieurs arrêts ont suivi cette tendance. Le critère du centre des intérêts fut repris par le Tribunal de grande Instance (« TGI ») de Nanterre, le 25 octobre 2012 , au sujet de la violation de la vie privée  de l’actrice Marion Cotillard par un journal belge après la diffusion de photos privées.

De même, le TGI de Paris s’est reconnu compétent, par décision en date du 14 janvier 2016, pour statuer quant à la contrefaçon  d’une marque française sur un site italien, dès lors que le site était disponible « dans une version traduite en français », mettant de fait en jeu le critère d’accessibilité en France précédemment dégagé.

La CJUE a elle aussi directement mis en application les critères qu’elle a su dégager, dans un arrêt du 3 octobre 2013  en matière d’atteinte au droit d’auteur.

C’est donc tout type d’atteintes à un droit privatif qui pourra être sanctionné si le critère dégagé par la jurisprudence Martinez peut être établi.
La Cour de cassation a également affirmé dans un arrêt du 20 août 2018 que toutes infractions liées à la cybercriminalité au sens strict entrent dans la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal correctionnel de Paris et sa cour d’assise ont une compétence concurrente nationale en matière d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données et pour le crime de sabotage informatique, prévu aux articles 323-2 et suivants du Code pénal.

 

II. Compétence des juridictions françaises et impact sur les règles de droit international

Le sens commun de ces décisions offre une protection plus efficace au regard de l’utilisation d’Internet (A). Ceci étant, la question se pose des conséquences au regard des normes applicables en la matière (B).

A) Une tendance jurisprudentielle favorable à la protection des droits privatifs

Ces différents critères viennent successivement répondre à des litiges ayant le même fondement : celui du préjudice causé par un média étranger.

L’article 14 de la Convention européenne  interdit le traitement différent de situations comparables, sauf justifications objectives et raisonnables. Le critère de l’accessibilité permet de traiter pareillement des atteintes similaires, qu’elles se matérialisent par voie de presse ou par Internet.

Le droit au respect de la vie privée, assuré par l’article 8 de la Convention européenne, sera donc garanti ici de manière uniforme, aussi bien donc pour les ressortissants nationaux qu’étrangers, et aussi bien aux regards de sites nationaux qu’étrangers.

Internet ne doit pas être une zone « de non-droit », et la CJUE semble agir en ce sens. Le droit international privé ne peut constituer « un refuge » permettant d’échapper aux règles nationales applicables en la matière.

Il faut comprendre qu’une telle adaptation des normes applicables soutient le choix d’une protection renforcée du demandeur. Nécessairement, ce choix implique donc un certain réagencement des règles en la matière, notamment au regard du droit international.

B) Une tendance jurisprudentielle remaniant l’agencement des règles de droit applicables

Pendant de nombreuses années, le juge français appliquait le critère de l’accessibilité pour reconnaître la compétence des juridictions françaises dès lors que le site en question était accessible en France (TGI Nanterre « Payline », 13 octobre 1997 & TGI Paris « Yahoo! », 20 novembre 2000).

Les juges européens avaient par la suite décidé de modérer l’emploi d’un tel critère en le subordonnant à certaines conditions, précisant que l’accessibilité du site en France ne suffisait pas à caractériser, seul, la contrefaçon sur Internet (CJUE, eBay c/L’Oréal, 12 juillet 2011) – l’arrêt Martinez est venu réaffirmer assez fortement l’assise d’un tel critère.

Aujourd’hui, la plupart des sites ayant vocation à s’exporter sont traduits dans plusieurs langues. De plus, certains outils y intègrent désormais une traduction automatique des sites étrangers.

De fait, le critère de l’accessibilité est un outil qui permet, sans aucun doute, d’établir la compétence des juridictions françaises en la matière.

Le choix du juge européen, ici, est de favoriser la compétence des juridictions nationales. On comprend donc que, de l’aveu-même de l’instance supranationale, les critères dégagés sont les normes qui désormais régissent d’éventuels conflits de juridiction dans ce cadre.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la compétence

Sources

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Dépôt d’une marque en France

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l’appropriation. Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l’origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d’exploitation.

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Pour qu’un signe soit qualifié de marque, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme. Tout d’abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu’il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure.

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Nous allons voir comment il est possible d’acquérir une marque, ce qu’est l’opposition à l’enregistrement d’une marque et comment s’effectue la transmission d’une marque.

I – L’acquisition d’une marque par l’enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l’enregistrement comme système unique d’acquisition du droit sur une marque. En effet, l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi :  » La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.  » Le droit sur une marque s’acquiert donc par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le dossier de dépôt comprend notamment la demande d’enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L’enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d’agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation. Ainsi, lorsqu’un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Dans le cadre du référencement sur internet, l’utilisation d’une marque concurrente pour le référencement de son site crée un risque de confusion sur l’origine des produits, et est donc constitutive de contrefaçon. Une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a reconnu la contrefaçon d’une marque enregistrée, quand cette marque a été réservée par une autre société proposant des services identiques. La Cour a considéré que cette utilisation de la marque en tant que mot clé crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à la provenance des services.

Une fois la demande d’enregistrement effectuée, l’INPI l’examine et un délai s’ouvre pour permettre l’ouverture d’une procédure d’opposition, si le titulaire d’une marque antérieure se manifeste.

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

La Directive du 11 décembre 2019 est venue modifier la procédure d’opposition à une marque, pour toutes les marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). À compter de ce dépôt, s’ouvre une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il y a alors une phase contradictoire où le déposant et l’opposant pourront partager leurs observations, jusqu’à trois fois, dans un délai d’un à deux mois entre chaque nouvelle observation. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires de tous droits antérieurs, en effet la directive a élargi les bénéficiaires du droit d’opposition. Là où ce droit n’était ouvert auparavant qu’aux propriétaires de marques bénéficiant d’un droit de priorité, au propriétaire d’une marque notoire ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Ce dernier doit fournir la preuve de son droit antérieur et exposer les motifs qui l’amènent à penser que l’opposition est justifiée. Si l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque est rejetée. Sinon, l’enregistrement de la nouvelle marque est admis et l’acquisition du droit validée. L’INPI dispose d’un délai de 3 mois après la fin de la phase contradictoire, pour rendre sa décision.

L’objectif de cette procédure d’opposition est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon, action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Un arrêt du 15 février 2018 précise également qu’en cas de fusion-absorption d’une société, il doit y avoir une demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques auprès de l’INPI.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

La cession des droits attachés à une marque peut se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

Pour lire l’article sur le dépôt de marque en version plus complète, cliquez ici

Sources :
– http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions
– Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI – octobre 2006
– https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html
– https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1
– https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque
– https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.ht
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051
– Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031891662
– Cour d’appel de de Douai, 15 février 2018, n° 17/04714

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Usage d’une marque par un tiers

À partir du moment où une marque est enregistrée , son propriétaire acquiert un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle . Dès lors l’usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

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En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II).

I) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible par l’épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l’Union européenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).

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A) La règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire , aujourd’hui prévu par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le droit exclusif d’exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l’espace économique européen.

Plus précisément, une fois que le propriétaire du bien sur lequel est apposée la marque le commercialise dans un État membre, il perd le droit de faire opposition à l’exploitation de sa marque dans tous les autres États membres.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et la règle de « ?l’épuisement international? » de ce droit exclusif ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, il n’y a pas d’épuisement et au moment de l’importation de ces produits l’autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

Selon la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit de marque, si les parties avaient convenu en une utilisation et un contrôle conjoint de la marque, afin de favoriser l’image d’une marque unique et globale.

B) Les atténuations de cette règle

Ceci étant, le titulaire de la marque ne voit pas l’intégralité de ses droits disparaître sous l’effet d’une telle règle : l’article précité prévoit également que « le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification où à l’altération des produits intervenus ultérieurement ».

On parle ici de fonction essentielle de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour pouvoir justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de « ?garantir l’origine de la marque? » pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n’apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

Prenons l’exemple des produits de luxe, nécessitant un conditionnement qui peut apparaître important aux yeux de la clientèle : puisque le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque), si celui-ci s’avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement (arrêt de la CJCE, 2002   sur le reconditionnement de médicaments).

Cette jurisprudence du reconditionnement laissait penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux produits pharmaceutiques, pourtant un arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 est venu élargir ce principe aux dispositifs médicaux. En effet, l’arrêt dispose que « le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle […] ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

II) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de « vie des affaires », critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux « usages particuliers » d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

A) Le critère de la « vie des affaires »

Cette notion de « vie des affaires » est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne dans le cadre de l’usage d’une marque.

La CJCE, par exemple, faisait référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 (Arrêt « Arsenal Football Club ») à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait « une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé? ».

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son article 5 , en soulignant que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée) ».

Le constat, c’est qu’en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d’un tiers à titre d’information d’actualité (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) , ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

La CJUE a reconnu un usage dans la vie des affaires, dans un arrêt du 30 mars 2020, par le fait de réceptionner, mettre en libre pratique et conserver des produits, apposés d’une marque sans le consentement du titulaire de la marque. Ces activités doivent être manifestement destinées à un usage qui n’est pas privé afin d’être qualifié d’usage dans la vie des affaires, et que l’atteinte aux droits du titulaire de la marque soit caractérisée.

Dans un arrêt du 22 septembre la Cour d’appel de Paris va au contraire refuser la qualification d’usage dans la vie des affaires d’une marque. En effet, la marque était utilisée en l’espèce sur une page Facebook servant de relais pour des opinions politiques. Or, cette page était libre d’accès, et ceux gratuitement, elle était également dépourvue de publicités commerciales ou encore d’opérations commerciales.

B) Les usages particuliers de la marque

Enfin, pour rappel la protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme « élargie » pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque  protégée pour des produits « ?de la même famille? » que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi (c’est ce qu’a pu dire la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 ).
De même, le droit des marques  ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marque pour préciser, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (article L 613-6 du CPI) ).

Pour lire une version plus complète de l’article sur l’usage des marques par un tiers, cliquez

Sources :
-https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
-https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/
– CJUE, 20 décembre 2017, C-291/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198049&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4064788
– CJUE,17 mai 2018, C-642/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=035627AFFE126A4E45CAC0BDCEF176D4?text=&docid=202047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4207849
– CJUE, 30 avr. 2020, C-772/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4063373
– Cour d’appel Paris, 22 sept. 2020, no 18/19018
https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2020-10/M20200179_0.pdf

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Balises et droit des marques

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle. Le dépôt d’une marque assure à son propriétaire la possibilité de se défendre contre l’usage sans autorisation de celle-ci par un concurrent. Cette protection accordée par le droit français a une durée de 10 ans, contre 20 ans pour les brevets. La contrefaçon de marque est donc sanctionnée par notre droit.

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Le référencement désigne l’ensemble des actions visant à optimiser l’enregistrement d’un site web dans les moteurs de recherche, dans le but d’en accroître la visibilité. On distingue le référencement naturel du référencement payant. Le référencement naturel (référencement gratuit, ou SEO pour Search Engine Optimization) consiste à faire figurer un site web dans les moteurs de recherche en choisissant des mots clés stratégiques en rapport avec son domaine d’activité, et ce afin de le rendre visible. Le référencement commercial (ou référencement payant) consiste en l’achat aux enchères de mots clés sur un ou plusieurs réseaux de diffusion .

L’utilisation d’une marque concurrente par une entreprise dans ses balises est-elle constitutive de contrefaçon ? C’est la problématique mise en avant par l’affaire Décathlon contre Inuka, concernant laquelle un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon a été rendu le 17 janvier 2017. Par ce jugement, l’entreprise Décathlon a été condamnée pour contrefaçon de la marque Inuka en raison de l’utilisation de cette marque à trois reprises : dans la balise titre, dans la balise description et sur son site web.

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I – Le risque de confusion sur l’origine des produits, une condition de la contrefaçon

Dans le cadre du référencement naturel, les moteurs de recherche (ou hébergeurs) remplissent un rôle neutre et ne contrôlent donc pas les sites référencés dans les résultats naturels des recherches. En conséquence, ils sont soumis à un régime de responsabilité atténuée . Le cybervendeur, en revanche, est responsable du choix des mots clés qu’il effectue et qu’il utilise dans ses balises.

La contrefaçon  est une pratique anticoncurrentielle, en violation d’un droit de propriété intellectuelle, et une tromperie du consommateur. La condition de risque de confusion est prévue par la loi à l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Un arrêt du 27 juin 2018 est venu préciser que ce risque de confusion devait s’apprécier en fonction, non pas au vu des différences entre les signes, mais au vu du consommateur d’attention moyenne, et de la confusion créée chez lui. L’importance du consommateur moyen a été reprise dans un arrêt du 27 mars 2019 qui dispose que le risque de confusion s’apprécie de manière globale, en fonction du contenu de l’enregistrement de la marque et par rapport au consommateur visé lors de l’enregistrement de la marque et non pas en fonction des conditions d’exploitation de la marque.

Dans l’affaire Décathlon, il s’agit bien du référencement naturel. Le cybervendeur utilisait la marque d’un concurrent dans ses balises. Ainsi, lorsqu’un internaute effectuait une recherche concernant les produits de la marque  » Inuka « , le site du cybervendeur Décathlon apparaissait en 5e position des résultats de la recherche. L’internaute pouvait alors croire que ce cybervendeur allait lui proposer à la vente des produits de la marque Inuka. En réalité, le lien emmenait vers une page ne proposant pas de produits de la marque Inuka.

L’article L713-2 du CPI vise les hypothèses de contrefaçon en cas de double identité, à savoir la reproduction ou l’usage, sans autorisation du titulaire, d’un signe identique à la marque antérieure en vue de désigner des produits ou services à ceux identifiés par celle-ci. Dans l’affaire Décathlon, le Tribunal de Grande Instance de Lyon relève que le cybervendeur utilise le mot-clé  » Inuka achat  » alors qu’il propose à la vente des vêtements et chaussures de randonnée, comme le fait la marque Inuka. Ainsi, la marque Inuka est associée à des produits de même type que ceux pour lesquels elle a été enregistrée.

Cet usage de la marque d’un concurrent par le cybervendeur dans ses balises laissait croire à tort, au client potentiel, qu’il existe un lien économique entre les deux entreprises. Cet usage créait un risque de confusion sur l’origine des produits. Ainsi, l’article L713-2 du CPI est bien applicable. Mais l’usage est-il de nature à permettre à la marque d’exercer son droit exclusif ? Autrement dit, s’agissait-il d’un usage de la marque dans la vie des affaires ?

II – L’usage de la marque dans la vie des affaires, une condition de la contrefaçon

L’usage de la marque dans la vie des affaires est une condition nécessaire de la caractérisation de la contrefaçon dégagée par la jurisprudence. En effet, cette condition n’est pas prévue par l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle n’est pas non plus prévue par l’article 5-1 de la directive européenne 2008/95 du 22 octobre 2008, à la lumière de laquelle le texte français doit être interprété.

C’est donc d’abord la Cour d’appel de Paris qui a dégagé cette condition comme nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon et en a précisé les contours. La Cour de cassation a confirmé les solutions dégagées par la Cour d’appel dans un arrêt du 10 mai 2011. La notion d’usage dans la vie des affaires est donc un usage qui tend à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. C’est la fonction économique de la marque qui est protégée par la contrefaçon et cette fonction économique est à l’origine de la condition d’usage dans la vie des affaires.

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que l’usage d’un signe à titre de meta tag  ne constitue pas un acte de contrefaçon. En effet, le meta tag étant une information non visible par l’internaute et qui permet aux moteurs de recherche de référencer une page web dans leurs bases de données, il ne peut s’agir d’un usage dans la vie des affaires. Dans l’affaire Décathlon, le cybervendeur utilisait la marque de son concurrent à titre de meta tag non visible par le consommateur. Mais il utilisait également cette marque concurrente dans ses balises visibles par l’internaute : dans la balise titre et dans la balise description. Cet usage visait à orienter son comportement économique. L’objectif recherché par le cybervendeur était alors de capter une partie de la clientèle de la marque concurrente. La clientèle d’une entreprise ayant une valeur marchande, il s’agit bien d’un usage qui vise l’obtention d’un avantage de nature économique.

Cette jurisprudence de 2017 va être confirmée dans une décision du 3 mars 2020, quand la Cour d’appel de Paris a été saisie par une société titulaire de la marque « Aquarelle », agissant contre une autre société ayant réservé auprès de Google Adwords le mot-clé « Aquarelle ». Vu que les deux sociétés proposent des produits identiques et que la marque était utilisée en tant que mot-clé afin d’attirer une clientèle, la condition d’usage dans la vie des affaires a bien été remplie.

Malgré un refus de la cour de caractériser la contrefaçon sur le terrain de la campagne de référencement payant de Google Adwords, elle a tout de même retenu la contrefaçon en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. La Cour d’appel retient que l’utilisateur pouvait être amené à penser que les produits visés par l’annonce provenaient « de la société Aquarelle, titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à elle », et ne provenait donc pas d’un tiers à la marque.

Contrairement à l’affaire Décathlon, le référencement en l’espèce n’était pas invisible pour le consommateur, il s’agissait d’un référencement payant, justifiant la décision de la Cour d’appel, qui retient une atteinte au droit du titulaire de la marque.

En conclusion, l’usage d’une marque comme meta tag, invisible par l’internaute mais utile pour le référencement naturel, ne porte pas en soi atteinte au droit du titulaire de la marque, sauf lorsque cette marque est reprise de manière visible dans la balise titre ou dans la balise description.

Pour lire une version plus complète de l’article balise et droit des marques , cliquez ici

Sources :
– http://www.village-justice.com/articles/contrefacon-marque-usage-affaires,10514.html
– http://www.cairn.info/revue-legicom-2010-1-p-107.htm
– https://www.legalis.net/actualite/decathlon-contrefacteur-de-la-marque-inuka-dans-ses-balises/
– Dalloz IP/IT 2017 p.176, Affaire Decathlon
– Com., 27 mars 2019, 17-31.605
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426839
– Com., 27 juin 2018, 17-13.390, Inédit
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00003719661
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051

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