16 Déc 2022
LA CONTREFAÇON DE BREVET EN FRANCE
Le brevet est une branche primordiale de la propriété intellectuelle, qui est protégé depuis de nombreuses années par le droit français. C’est un droit qui permet à l’inventeur de voir sa création protégée et de bénéficier d’un monopole d’exploitation pour une durée de 20 ans. Le droit français punit la contrefaçon de brevet.
Le brevet fait partie des branches de la propriété intellectuelle qui permet la protection d’une innovation technique et garantit à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans. Un droit exclusif d’exploitation est conféré à son titulaire grâce au brevet.
Un titre de propriété industrielle peut être conféré au déposant grâce au droit des brevets. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) rappelle que ce droit garantit au déposant « le droit de jouir de l’invention et d’interdire ou d’autoriser son exploitation par d’autres personnes ».
De ce fait, la contrefaçon de brevets est définie telle que l’atteinte portée aux droits du breveté. En effet, l’article L. 615-1 du Code propriété intellectuelle (CPI) dispose que : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ». En principe, si un tiers qui n’a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de manière directe ou indirecte l’invention telle que définie par une des revendications du brevet, il y a contrefaçon.
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En France, le tribunal judiciaire est la juridiction compétente en matière de contrefaçon de brevet et décide également de la validité des brevets.
Par ailleurs, il faut qu’il existe un brevet français ou européen en vigueur et que les actes constitutifs de contrefaçon soient réalisés en France, afin que la contrefaçon soit caractérisée en France.
La contrefaçon de brevet est donc jugée par rapport au droit de l’État dans lequel le brevet produit ses effets et où une contrefaçon a été commise. Le breveté peut-il efficacement se défendre contre la contrefaçon ? Oui, grâce à l’action en contrefaçon de brevet (1), qui regorge de quelques subtilités (2).
I. L’action en contrefaçon de brevet
Les actes constitutifs de contrefaçon (A) sont réprimés en France par le tribunal judiciaire (B).
A) Les actes constitutifs de contrefaçon
L’article L 613-3 du CPI liste les différents actes constitutifs de contrefaçon.
Les actes de contrefaçon directe, énoncés dans cet article, sont l’importation, la fabrication de produits, l’offre de produits brevetés en France, la mise dans le commerce ainsi que l’utilisation de tels produits.
De plus, il en est de même pour l’utilisation d’un procédé breveté et pour l’offre d’un tel procédé, en connaissance de cause à des tiers.
A l’opposé, les actes de contrefaçon indirecte sont la livraison ou l’offre de livraison, en France, à des tiers non autorisés, de moyens en vue de réaliser ou obtenir l’invention brevetée, lorsque ces moyens spécifiques se rapportent à un élément essentiel de l’invention et qu’il est flagrant qu’ils permettent de réaliser ou obtenir l’invention. La preuve de la connaissance de l’acte délictuel doit ici être rapportée.
Le délit de fabrication est la réalisation matérielle d’un objet.
La fabrication peut concerner l’objet même du brevet quand le brevet contrefait est un brevet de produit, ou l’objet dans lequel se matérialise le procédé dans le cas du brevet de procédé.
D’après la loi du 1er juillet 1992 sur la codification du Code de la propriété intellectuelle, le délit de fabrication concerne les actes de fabrication du produit contrefaisant sur le territoire français. La fabrication en Allemagne par exemple n’est pas réprimée.
De simples actes de réparation sont permis par la jurisprudence, tant qu’ils n’aboutissent pas à la reconstruction du produit breveté (TGI Paris, 9 novembre 2004). Si la réparation concerne l’ensemble des éléments essentiels, il y a délit de fabrication et donc contrefaçon.
L’utilisation d’objets contrefaits est définie comme le fait de faire usage du produit breveté, sans autorisation et indépendamment de toute fabrication.
Ainsi, l’usage peut porter sur le produit breveté, le procédé breveté et aussi sur un produit non breveté obtenu par un procédé breveté.
L’usage doit être réalisé à titre commercial, en permettant à la clientèle de jouir de telle sorte que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfice pour son exploitation, afin de caractériser un acte de contrefaçon (Cour cass, 29 avril 1982).
Néanmoins, l’auteur ne doit pas avoir nécessairement la qualité de commerçant (Cour cass, 15 avril 1964).
Peu importe la qualité du contrefacteur pour la mise dans le commerce, l’offre en vente et l’exposition de produits contrefaits.
Ainsi, le contrefacteur peut avoir la qualité de commerçant ou non.
Tant que le contrat de vente a été conclu en France, cela n’a pas d’importance que l’objet contrefait ne pénètre pas en France et soit expédié d’un pays étranger vers un autre.
L’intention du tiers de méconnaître les droits du breveté se manifeste par l’offre en vente. La diffusion de prospectus, de catalogues, ou toute offre accessible sur un site internet en France, sont par conséquent des actes de contrefaçon.
Le fait de détenir le produit contrefait dans le but de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce caractérise la détention d’objet contrefait.
La livraison ou l’offre de livraison ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée.
La livraison doit seulement concerner des moyens qui se rapportent à un élément essentiel de mise en œuvre.
Par ailleurs, si l’offre ou la livraison a eu lieu sur le territoire français et des moyens ont été mis en œuvre en France, la fourniture de moyens constitue une contrefaçon.
Le principe de la territorialité du brevet permet d’expliquer le délit d’introduction en France d’objets contrefaits.
L’importateur est réputé commettre l’infraction, le fournisseur étranger qui a participé à l’introduction en France est également réputé commettre l’infraction si il a eu connaissance de la destination des produits (TGI Paris, 17 janvier 1989).
Une poursuite sans mise en garde préalable est possible à l’encontre du présumé contrefacteur qui importe ou fabrique en France le produit argué de contrefaçon. C’est aussi le cas pour la fabrication ou l’importation en France de produits fabriqués à l’étranger selon un tel procédé.
Toutefois, une lettre de mise en garde est primordiale afin d’informer de l’existence du brevet au préalable, le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre, utiliser ou mettre sur le marché les produits argués de contrefaçon, ou qui fournit les moyens permettant la fabrication de tels produits. La poursuite de ces actes pourra être qualifiée de contrefaçon qu’à partir de la réception de cette mise en garde.
B) Les sanctions de la contrefaçon
En France, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent en matière de contrefaçon de brevet et qui décide simultanément de la validité des brevets.
La responsabilité civile de l’auteur est engagée par l’action en contrefaçon, cette action permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui.
Des mesures provisoires permettant de stopper la contrefaçon sans attendre l’issue d’un contentieux qui dure souvent des années, peuvent être ainsi demandées par le demandeur.
En effet, le Président du tribunal, à la requête d’une personne admise à agir en contrefaçon, peut ordonner en référé au présumé contrefacteur de cesser provisoirement l’activité considérée comme illicite, lorsqu’il existe des indices graves de contrefaçon.
Il y a deux types de mesures provisoires ouvertes pour le demandeur.
La première mesure est la procédure d’interdiction de contrefaçon de brevet qui permet au breveté d’obtenir du président du tribunal judiciaire saisi du litige, l’arrêt immédiat des actes de contrefaçon jusqu’à la décision finale sur le fond de l’affaire.
La deuxième mesure est la retenue en douane des marchandises arguées de contrefaçon.
Si l’action en contrefaçon est reconnue comme fondée, le tribunal condamne le contrefacteur :
– à la cessation définitive de la contrefaçon ; et
– au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.
Une astreinte peut être assortie à l’ordre de cessation.
La publication du jugement ou d’un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du contrefacteur, peut être ordonnée par le tribunal.
Le tribunal peut ordonner la confiscation, respectivement la destruction des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, sur demande de la partie lésée et si la mesure s’avère nécessaire.
Concernant les biens à confisquer, la confiscation peut être ordonnée peu importe où ces biens se trouvent, même entre les mains d’un tiers.
Des sanctions pénales contre la contrefaçon sont prévues par la législation actuelle en vigueur sur les brevets.
Une action au pénal, bien qu’assez rare, peut sanctionner la contrefaçon.
Le délit de contrefaçon est un délit sanctionné par une peine de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne, sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, ou en cas de récidive, les peines sont plus lourdes, en vertu des articles L 615-14 et L 615-14-1 CPI.
L’octroi de dommages et intérêts est possible et évalué selon le préjudice subi par le titulaire des droits et les gains obtenus. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les fournisseurs d’accès à internet et de moteurs de recherche devaient prendre en charge les mesures de blocage et de déréférencement des sites de streaming ou de téléchargement de contenus contrefaisants (Cour cass. 1re, 6 juill. 2017).
II. Les subtilités de l’action en contrefaçon de brevet
La saisie-contrefaçon en matière de contrefaçon de brevet opère une saisie réelle des produits ou services présumés contrefaisants (A). La bonne foi est inopérante (B).
A) La saisie-contrefaçon en matière de brevet
En matière de brevet, l’huissier réalise la saisie-contrefaçon, dont l’objectif est d’apporter la preuve de la contrefaçon présumée par une description détaillée des produits ou procédés litigieux, avec le cas échéant une saisie réelle.
Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a considéré que les procédures de saisie-contrefaçon en matière de brevet, qui opèrent une saisie réelle, doivent de manière impérative être suivies d’une action au fond engagée dans les 15 jours à peine de nullité.
En l’espèce, « le titulaire d’un brevet couvrant un système propulsif bi-liquide d’un satellite et l’utilisation de ce système pour assurer l’éjection du satellite » avait fait pratiquer deux saisies-contrefaçon (6 décembre 1991 et 5 mars 1992) estimant que trois satellites acquis par France Télécom par l’intermédiaire du CNES auprès de la société Matra Marconi space reproduisaient les caractéristiques de son brevet. À défaut d’assignation au fond dans le délai imparti, les procès-verbaux comportant les photocopies des documents originaux recueillis dans les locaux du CNES et de la société Matra furent annulés par un jugement du 10 mars 1994.
Ensuite, à l’occasion de l’acquisition d’un quatrième satellite identique par France Télécom, le titulaire du brevet fut autorisé à effectuer une nouvelle saisie réelle (21 avril 1994), qui permit de récupérer lesdites photocopies auprès du greffe du Tribunal. Cette dernière saisie-contrefaçon fut annulée, car fondée sur des constats et descriptions eux-mêmes dépourvus de force probante, puisque déclarés nuls par le jugement précédemment cité. En cas de saisie réelle, le demandeur a en effet l’obligation d’assigner sous quinzaine le responsable, sous peine de nullité de la saisie-contrefaçon et d’une éventuelle condamnation en dommages et intérêts.
Le constat et le rapport de l’expert effectués lors de la saisie réelle ne peuvent donc pas être utilisés pour caractériser la contrefaçon, il n’y a que la saisie descriptive qui subsiste.
Toutefois, concernant la validité de la saisie-contrefaçon, on n’exige pas une nouvelle assignation dans le délai de quinzaine, si la saisie-contrefaçon est réalisée en cours d’instance (TGI Paris, 9 juillet 2004).
Le choix de la saisie appartient au saisissant et l’huissier chargé de procéder à la saisie doit signifier l’ordonnance au saisi.
Une copie de l’ordonnance doit être remise.
Lorsque le saisi peut rapporter la preuve d’un préjudice subi en raison du défaut de remise de l’ordonnance, cette omission peut être une cause de nullité.
Si l’ordonnance le prévoit, l’ordonnance peut être faite en tout lieu.
Cependant, lorsque l’ordonnance est exécutée, ses effets sont épuisés.
Par conséquent, le titulaire du brevet n’a pas le droit de faire procéder à une nouvelle saisie en vertu de la même ordonnance sinon la deuxième saisie est nulle et n’a aucune force probante.
Une saisie-contrefaçon peut être demandée par toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon, selon l’article L 615-5 du CPI.
Une saisie-contrefaçon peut être demandée par le titulaire du brevet et le licencié exclusif (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 24 février 2009).
Même lorsqu’un acquéreur vient tout juste d’acquérir un brevet, il peut aussi demander une saisie-contrefaçon pour des actes antérieurs à l’acquisition du brevet (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 17 décembre 2015).
Lorsque le brevet en question fait l’objet d’un litige concernant sa titularité, le titulaire actuel peut tout de même demander une saisie-contrefaçon (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 11 février 2016).
B) La bonne foi : inopérante en matière de contrefaçon de brevet
En matière de contrefaçon de brevet, il n’est pas rare que le présumé contrefacteur invoque sa bonne foi pour échapper à une condamnation financière, c’est très fréquent notamment lorsque son activité est du négoce. Malheureusement, cette croyance est fausse, comme le démontre un jugement du 27 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.
En l’espèce, la société Moulages Plastiques du Midi a fait assigner en contrefaçon de brevet la société Leroy Merlin. Leroy Merlin conteste uniquement la contrefaçon du brevet et non sa validité. Pour échapper à une condamnation pour contrefaçon, elle excipe de sa bonne foi compte tenu de son activité nécessitant la gestion d’un nombre de références produits considérables.
Le Tribunal exclut l’argument dans les termes suivants : « attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion reproduisent [les revendications du brevet] et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société Leroy Merlin France, à la supposer établie, étant inopérante en la matière. »
En vertu de l’article 1240 du Code civil, il est constant en matière de responsabilité civile délictuelle qu’une faute non intentionnelle puisse caractériser une faute délictuelle et engager la responsabilité civile de son auteur, la position du TGI n’est donc pas surprenante. La règle selon laquelle l’intention est indifférente régit la contrefaçon de brevet fondée sur la responsabilité civile délictuelle, qui ne peut ainsi pas s’y soustraire. Leroy Merlin n’a pas pu se dérober à une condamnation pour contrefaçon de brevet, car cette règle s’applique.
Enfin, la Cour d’appel dans un arrêt du 27 juin 2017, applique également cette règle constante. En l’espèce, deux sociétés ont été assignées par la société Vorwerken en contrefaçon de son brevet. Ces deux sociétés invoquent leur bonne foi pour s’exonérer de toute responsabilité, mais la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contrefaçon la bonne foi est inopérante devant les juridictions civiles, et déboute les deux sociétés de leurs demandes. La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de brevet, cette jurisprudence reste constante.
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Sources :
Code civil
Code de la propriété intellectuelle
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/les-actes-de-contrefacon/ #la_fabrication
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000279
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/la-preuve-de-la-contrefacon/
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-21062017-15_18784
