Usage d’une marque par un tiers

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À partir du moment où une marque est enregistrée , son propriétaire acquiert un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle . Dès lors l’usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

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En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II).

I) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible par l’épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l’Union européenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).


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A) La règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire , aujourd’hui prévu par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le droit exclusif d’exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l’espace économique européen.

Plus précisément, une fois que le propriétaire du bien sur lequel est apposée la marque le commercialise dans un État membre, il perd le droit de faire opposition à l’exploitation de sa marque dans tous les autres États membres.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et la règle de “?l’épuisement international?” de ce droit exclusif ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, il n’y a pas d’épuisement et au moment de l’importation de ces produits l’autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

Selon la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit de marque, si les parties avaient convenu en une utilisation et un contrôle conjoint de la marque, afin de favoriser l’image d’une marque unique et globale.

B) Les atténuations de cette règle

Ceci étant, le titulaire de la marque ne voit pas l’intégralité de ses droits disparaître sous l’effet d’une telle règle : l’article précité prévoit également que “le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification où à l’altération des produits intervenus ultérieurement”.

On parle ici de fonction essentielle de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour pouvoir justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de “?garantir l’origine de la marque?” pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n’apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

Prenons l’exemple des produits de luxe, nécessitant un conditionnement qui peut apparaître important aux yeux de la clientèle : puisque le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque), si celui-ci s’avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement (arrêt de la CJCE, 2002   sur le reconditionnement de médicaments).

Cette jurisprudence du reconditionnement laissait penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux produits pharmaceutiques, pourtant un arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 est venu élargir ce principe aux dispositifs médicaux. En effet, l’arrêt dispose que « le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle […] ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

II) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de “vie des affaires”, critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux “usages particuliers” d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

A) Le critère de la “vie des affaires”

Cette notion de “vie des affaires” est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne dans le cadre de l’usage d’une marque.

La CJCE, par exemple, faisait référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 (Arrêt “Arsenal Football Club”) à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait “une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé?”.

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son article 5 , en soulignant que “le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée)”.

Le constat, c’est qu’en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d’un tiers à titre d’information d’actualité (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) , ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

La CJUE a reconnu un usage dans la vie des affaires, dans un arrêt du 30 mars 2020, par le fait de réceptionner, mettre en libre pratique et conserver des produits, apposés d’une marque sans le consentement du titulaire de la marque. Ces activités doivent être manifestement destinées à un usage qui n’est pas privé afin d’être qualifié d’usage dans la vie des affaires, et que l’atteinte aux droits du titulaire de la marque soit caractérisée.

Dans un arrêt du 22 septembre la Cour d’appel de Paris va au contraire refuser la qualification d’usage dans la vie des affaires d’une marque. En effet, la marque était utilisée en l’espèce sur une page Facebook servant de relais pour des opinions politiques. Or, cette page était libre d’accès, et ceux gratuitement, elle était également dépourvue de publicités commerciales ou encore d’opérations commerciales.

B) Les usages particuliers de la marque

Enfin, pour rappel la protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme “élargie” pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque  protégée pour des produits “?de la même famille?” que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi (c’est ce qu’a pu dire la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 ).
De même, le droit des marques  ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marque pour préciser, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (article L 613-6 du CPI) ).

Pour lire une version plus complète de l’article sur l’usage des marques par un tiers, cliquez

Sources :
-https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
-https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/
– CJUE, 20 décembre 2017, C-291/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198049&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4064788
– CJUE,17 mai 2018, C-642/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=035627AFFE126A4E45CAC0BDCEF176D4?text=&docid=202047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4207849
– CJUE, 30 avr. 2020, C-772/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4063373
– Cour d’appel Paris, 22 sept. 2020, no 18/19018
https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2020-10/M20200179_0.pdf

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